지적재산권 위반사례

제1장 지적재산권 위반사례 제1절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(1): ‘ROLEX’와 ‘ROLENS’가 유사하지 않다고 판시한 사례 제2절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(2) 제3절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(3) 제4절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(4): 인터넷 도메인 네임과 상표법 및 부정경쟁방지법 제5절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(5) 제6절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 판례(6) 제7절 상표권 보호사례 제8절 도메인 네임 보유자를 보호한 사례 제9절 희석화이론에 관한 사례 제10절 인터넷 도메인 분쟁사례 제11절 프랜차이즈 상표권침해에 대한 사례 제12절 상표 관련 사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 제1장 지적재산권 위반사례 제1절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(1): ‘ROLEX’와 ‘ROLENS’가 유사하지 않다고 판시한 사례 [판례] 1. 사건표시 : 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 2. 쟁점 및 판결 요지 ▷ 쟁점 1) 2개의 상표가 유사해 보이더라도 일반적인 거래실정을 종합하여 수요자들이 상품 품질이나 출처 에 관한 오인․혼동의 염려가 없을 경우에 그 등록이 무효인지 여부(소극) 2) 유사한 두 상표 “Rolens” 와 “ROLEX”가 오인․혼동될 염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제7호 등의 적용이 없다고 본 사례 3. 판결요지 등록상표 “Rolens”와 선출원된 인용상표를 비교하면 등록상표는 그 출원 당시에는 시계류의 국내 일 반 거래계에서 수요자간에 널리 알려져 있었고, 다른 한편 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반수요자는 일반적인 보통수준의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유 명한 고가, 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상표의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고, 기록상 국내에 인용상표의 지정상품들을 판 매하는 대리점이 있다는 자료도 없거니와 이들 상품들을 정식으로 수입하여 판매된 자료도 나타나 있 지 아니하는 등 인용상표의 지정상품은 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되 고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한 바, 위와 같은 사정과 거래실정 에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다같이 사용될 경우라도 거래자나 일반 수요자에게 상 품의 품질이나 출처에 대하여 오인․혼동을 일으키게 할 염려는 없고, 이와 같이 등록상표가 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인․혼동을 일으킬 염려가 없는 상표에 해당한다면 상표법 제7조 제1항 제 7호, 제9호, 제10호, 제11호가 적용될 여지가 없다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 3 프랜차이즈 경영가이드 총서 [관련 법률지식] 4. 가맹계약의 특성 가. 개괄 가맹계약이 가지는 특징적인 요소는 다음의 4가지를 들 수 있다. 즉, ①영업표지 등의 사용허가 ② 가맹점사업자의 독립적인 지위 ③가맹본부의 통제․조력 ④가맹금의 지급 등이 그것이다. 위와 같은 특징들로부터 독점권, 가맹본부의 지원과 같은 권리의무들이 생겨난다. 이러한 가맹계약에 내재하는 특 수성을 전제로 동법은 가맹본부의 가맹계약서의 교부의무, 가맹계약 종료사실의 통지의무, 가맹계약해 지의 제한, 자율규약 등에 관하여 규정하고 있다. 나. 요식계약 가맹본부는 가맹계약서(유의사항, 특수거래조건 등 가맹본부와 가맹점사업자의 권리와 의무사항을 기 재한 문서를 포함한다.)를 가맹금의 최초 수령일전에 미리 가맹희망자에게 교부하여야 하고, 동 가맹계 약서를 가맹사업의 거래가 종료된 날부터 3년간 보관하여야 한다. 다. 상표 사용허락 가맹계약의 본질은 상호, 상표 등의 사용허락이다. 이를 통하여 가맹본부의 영업적 우월성을 가맹점 이 차용할 수 있는 법적 근거가 마련된다. 상표법은 등록상표(登錄商標)를 지정상품(指定商品)에 독 점적으로 사용할 수 있는 권리를 법으로 정한 것을 말한다. 일반 사회에서 말하는 상표란 기업의 상품 이나 서비스에 붙이는 마크 또는 심벌 등을 총칭하는 것으로서 상품이나 서비스의 얼굴이라고 말할 정도로 중요한 것이다. 즉 상표는 어떤 기업이 자사의 상품 또는 업무를 개성화함으로써 자사의 상품 과 타사의 상품이 식별되고 또 소비자들은 상품 또는 업무에 대하여 품질, 성능, 출처 등을 믿고 그 상품을 선택하게 된다. 따라서 상표는 상품거래에서 생산 및 제조사와 소비자를 연결하여 주는 일종의 표식이다. 그러나 상표법상의 상표란 상품을 생산, 가공 발명 또는 판매하는 것을 영업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장(기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들에 각각 색채를 결합한 것)을 말한다. 따라서 자․타 상품을 식별하기 위하여 사용되는 것이 아닌 표장은 상표가 아니다. 상표의 소유권자인 본부는 상표의 사용을 허가하게 되는데 상표는 조직망에 대한 관계의 표시로서 필수적이다. 가맹점은 사용허락 된 상표의 특징을 부착한 상품을 판매하여야 한다. 비록 계약상 상품 의 판매허가가 있더라도 본부가 제공하지 아니하는 외부의 상품에 대하여 상표를 부착할 수 없다. 용 역 가맹계약에서는, 가맹점은 본부에 의한 서비스제공의 방법을 재현하며, 상표의 이미지의 존중은 필 수적인 것이기 때문에 상표의 사용허가는 중요하다. 용역 가맹계약에는 가맹점이 상표를 부착할 상품 이 없기 때문이다. 결국 상표의 보호는 판례에 의해 보통법상(common law)의 보호를 받는 데 그쳤다. 미국에서 연방상표법이 재차 성립된 것은 1950년이며, 그 헌법적 기초는 ‘통상조항’에 관한 것이었다. 이 법이 1946년의 현행 상표법으로 이어진다. 4 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 라. 위임계약 가맹본부는 조언과 지도에 관하여 선량한 관리자의 주의의무로 가맹점에게 계약사항을 이행하여야 한다. 마. 독점권 독점권 조항은 당사자의 일방 또는 타방이 오직 상대방과 거래할 것을 강제한다. 실제로 가맹점은 상품을 구입함에 있어서 구입량의 일정비율을 심지어는 본부에게서 매수분 전부를 구입하여야 한다. 이 점에서 독점권 조항은 조달의 자유에 대한 제한을 의미한다. 이론적으로 독점권이 필수 요건으로 인정하는 것은 명백하지 아니함에도 불구하고, 실무는 대체로 상호적인 독점권을 규정하고 있다. 독점 권은 본부와 가맹점 모두에게 부과된다. 본부는 허락한 지역에서 가맹점에게만 공급하여야 하고, 가맹 점은 상품을 오직 본부로부터만 조달 받아야 한다. 바. 표지 사용권 표지는 “영업소를 구별하고 공중이 타방과 혼동하지 아니하도록 하는 인식가능한 표시”라고 정의된다. 실제로 가맹사업에서의 표지는 영업점의 진열대 등에 본부의 상표 부착권을 포함한다. 흔히 표지는 가맹 점에게 사용이 허가된다. 즉 부속물로서 그리고 대부분의 경우에는 계약의 적용으로 인한 것이다. 사. 노하우 실제적인 노하우가 없으면 가맹계약이 성립하지 않는다. 노하우라 함은 본부의 경험에 기인하고 본 부에 의하여 시험된 특허권이 없는 실제적인 정보의 총체이고, 이 총체는 비밀성이 있고, 실질적이며, 식별할 수 있어야 한다. 노하우의 특성으로 실용성, 독창성, 특수성, 발전성 등이 들어간다. 아. 지원 계약기간 동안 본부에서 가맹점으로서의 상업적 또는 기술적 지원이 계속된다. 노하우의 이전의 연 장이라고 할 수 있는 기술적, 상업적, 경우에 따라서 법률적 지원은 노하우의 존재와 더불어 프랜차이 즈 계약의 특징의 하나이다. 그러나 지원이 필요하지만 일정한 수준을 초과할 수 없다. 가맹점은 본부 의 종업원이 아니고 양자는 독립적이기 때문이다. 자. 위반행위에 대한 제재 공정거래위원회는 가맹계약서의 교부의무를 위반한 가맹본부에 대하여 법 위반행위의 중지, 법 위반 내용의 시정을 위한 필요한 계획 또는 행위의 보고, 그 밖에 당해 위반행위의 시정에 필요한 조치를 명할 수 있고, 시정명령을 하는 경우에는 가맹본부에게 시정명령을 받았다는 사실을 공표하거나 거래 상대방에 대하여 통지할 것을 명할 수 있다. 공정거래위원회는 가맹계약서의 교부의무를 위반한 가맹 본부에 대하여 대통령령이 정하는 매출액(당해 가맹본부의 위반행위 직전 3개 사업연도의 평균매출액 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 5 프랜차이즈 경영가이드 총서 을 말한다. 다만, 당해 사업연도 초일 현재 사업을 개시한지 3년이 되지 아니하는 경우에는 사업개시 일부터 위반행위 직전 사업연도 말일까지의 매출액을, 당해 사업연도에 사업을 개시한 경우에는 사업 개시일부터 위반행위일까지의 매출액을 연 매출액으로 환산한 금액으로 한다.)에 100분의 2를 곱한 금 액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다. 차. 국제법적 보호 TRIPs(무역관련지적재산권에관한협정 ; agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) : 특허권, 의장권, 상표권, 저작권 등 소위 지적재산권에 대한 최초의 다자간규범을 말한다. 종 전에 지적재산권에 대한 국가간 보호는 세계지적재산권기구(wipo)를 중심으로 파리협약, 베른협약, 로 마협약 등 개별적인 국제협약에 의해 시행되어 왔으나 보호수준이 미약하고 GATT체제의 다자간 규범 내에 있지 않아 무역마찰의 주요 이슈가 되어왔다. 지적재산권의 국제적인 보호를 강화하고 침해에 대 한 구제수단을 명기했다. TRIPs는 지적재산권에 대한 정의규정을 두지 않고, 다만 저작권 및 저작인접 권, 상표권, 지리적 표시권, 공업의장권, 특허권, 반도체 설계배치권, 영업비밀권을 지적재산권의 예로 들고 있다. 이 규정은 세계무역기구(WTO)회원국 모두에게 적용된다는 점에서도 종전의 개별적인 협약 과 다르다. 이 규범은 기존의 지적재산권 관련 협약이 속지주의에 따른 내국민대우만을 보호대상으로 삼은 것과는 대조적으로 최혜국대우를 원칙으로 한다. 또한 공중보건 및 영양 등 지적재산권 자체가 사회나 개인의 발전을 저해하거나 기술 및 교역에 저해가 되는 경우에는 지적재산권의 보호에 대한 예외를 허용하고 있다. 30여개 선진국들은 1996년 1월부터 TRIPs를 시행하고 있다. 개발도상국은 2000년까지 유예되었으며, 최빈 개도국은 2005-2006년까지가 유예기간으로 되어있다 제2절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(2) [판례] 1. 사건표시 : 대법원 1999.12.7. 선고, 97후3289 판결 2. 판결요지 이 사건 등록상표(1991.4.1.출원, 1992. 8.7. 등록)는 미합중국 공군의 공식기장인 인용표장과 날개모 양에 있어서만 부분적으로 다소의 차이가 있을 뿐, 전체적인 외관이 극히 유사하나, 상표법 제7조 제1 항 제1호는 파리조약 제6조의 3에 규정된 것을 입법화한 것으로 위 상표법규정 소정의 파리조약가맹 국의 훈장, 포장, 기장이 보호받기 위하여는 파리조약 제6조의 3 제3항a의 규정에 따라 그 보호대상인 기장 등이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지되어야 한다. 이 사건에서 보면 인용표장이 이 사건 등록상표의 등록사정시는 물론 원심심결당시에도 미국공군의 공 식기장이고 이 사건 등록상표와 인용표장이 유사한 것은 원심이 판단한 바와 같으나, 인용표장에 관하여 6 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 위 시점까지 파리조약가맹국인 미국으로부터 같은 파리조약가맹국인 우리나라에 대하여 통지가 없었다. 결국 인용표장은 상표법 제7조 제1항 제1호 소정의 파리조약동맹국의 記章에 해당한다고 볼 수 없 어 그 등록이 무효라고 할 수 없다. [관련 법률지식] 파리 협약 특허권을 포함한 산업재산권 분야에 있어서는 산업재산권보호를 위한 파리협약이 1883년에 체결되어 1995. 4. 15. 현재 131개국이 가입하고 있으며, 우리나라도 1980. 5. 4.에 동협약에 가입하여 회원국으로 되어 있다. 파리협약은 내외국인 평등의 원칙, 우선권주장의 원칙, 속지주의원칙을 기본원칙으로 삼고 있다. 1) 내외국인평등의 원칙이란 산업재산권의 보호를 청구한 다른 동맹국의 국민에 대해서 각 동맹국의 영역내에 주소 또는 영업소가 없더라도 내국민에게 과하는 조건 및 절차에 따르라는 권리능력을 인정하여 산업재산권의 보호에 있어서 자국민과 동등한 이익을 부여하는 원칙을 말한다. 2) 우선권제도는 어떤 동맹국에서 정규의 출원을 한 자 또는 그 승계인이 일정기간 내에 다른 동맹 국에서 동일 대상에 대하여 출원을 하면 출원순위 및 신규성 등 특허요건을 판단함에 있어 최초 의 출원일을 기준으로 할 것을 주장할 수 있는 제도이다. 3) 속지주의원칙이란 특허독립의 원칙이라고도 불리는 것으로 각 국이 자기 나라에서 부여한 권리에 대하여서만 보호를 하고, 다른 나라에서 부여된 권리의 효력은 그 나라에서만 미치며 제3국에는 미치지 않는다는 것이 이 원칙의 내용이다. 제3절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(3) [판례] 1. 사건표시 : 100 U.S. 82 2. 판결요지 상표에 대한 미국 최초의 연방법은 1870년법이다. 그런데 이 법은 1879년 상표사건(Trade Mark Case, 100 U.S. 82)에서 상표법은 연방헌법의 특허․저작권조항에 해당하지 않는다는 이유로 헌법위반으로 되 었다. 즉 상표는 특허․저작권조항에 포함되지 아니하므로 동 조항에 기초하여 연방이 연방법을 제정한 것은 위헌이라는 것이다. 이에 1881년 당시 그 적용범위는 외국 및 인디언과의 통상에 한정되었다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 7 프랜차이즈 경영가이드 총서 제4절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(4) : 인터넷 도메인 내임과 상표법 및 부정경쟁방지법 [판례] 1. 사건표시 : 서울지법 1999년 11월 24일, 99카합2819결정 2. 사실관계 및 판결 요지 ▷ 사실관계 신청인은 1989년경부터 “하이마트(HIMART)”라는 상호로 가전제품 판매업을 시작하여 1999년 10월 경에는 산하 대리점의 수가 전국적으로 약 200개에 이르고, 그 가전제품 매출액은 국내 가전제품 유통 시장의 16.1%에 이르며, 신문과 TV 등에 많은 광고비를 지출함으로써 가전제품 판매회사로서 전국적 으로 널리 알려지게 되었다. 한편 피신청인은 1998 6. 5. 경 KRNIC에 “http://www.himart.co.kr” 이라는 도메인 이름을 등록한 후 1998. 9. 중순경부터 전자주문방식에 의한 가전제품 등의 판매업을 시작하였고, 위 인터넷 도메인 에 개설된 웹사이트에서는 그 홈페이지 및 하위 사이트 화면의 좌측 상단에 “Himart” 라는 표시를 하 여 두고 있고, 전자우편주소에 “webmaster@himart.co.kr” 등을 사용하고 있다. 이에 신청인은 ⌈피신청인은 “Himart” 등의 문자를 피신청인의 인터넷 도메인 이름이나 전자우편 주소에 포함시켜서는 “하이마트” “Himart” 등의 문자를 피신청인의 상호로 사용하거나 피신청인의 인 터넷 홈페이지 상에 표시하여서는 아니된다⌋는 신청을 하였다. 3. 판결요지 신청취지대로 인용되었다. 이 사건의 피신청인은 널리 알려진 “하이마트(HI_MART)”라는 상호를 도메인네임으로 등록하여 사용하고 있음은 물론 인터넷 도메인에 개설된 웹사이트에서는 그 홈페이지 및 하위 사이트 화면의 좌측 상단에 “Himart” 라는 표시를 하여 두고 있고, 전자우편주소에“webmaster @himart.co.kr” 등을 사용하고 있으며, 취급하는 상품도 신청인이 취급하는 상품과 동일․유사하였다. 따라서 피신청인의 행위를 부정경쟁방지법으로 규율하였다. [관련 법률지식] 4. 지적재산권의 침해에 대한 구제방법 지적재산권에 대한 침해를 지적재산에 대한 소유권을 보장할 수 있는 보호장치에는 민사적, 형사적, 행정적 구제방법이 있다. 지적재산권은 무체재산을 대상으로 하는 특수한 권리이므로 민법의 구제로는 보충규정인 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권이 있고 형사적 구제 로는 침해죄, 허위표시죄가 있다. 그리고 행정적 구제로는 시정권고와 통관규제가 있다. 8 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 가. 민사적 구제 1) 침해금지청구권 - 지적재산권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이는 독립된 준물권적 청구권으로서 성격을 띄고 여기서 말하는 지 적재산권자란 특허권자, 실용신안권자, 의장권자, 상표권자, 저작권자, 프로그램저작자 등을 말한다. - 침해금지청구권의 내용은 침해하고 있는 자에 대하여는 침해금지청구를, 침해할 우려가 있는 자에 대하여는 그 예방을 청구 할 수 있다. 그리고 지적재산권자는 본청구인 금지청구권의 부대청구로 서 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 담보제공 등 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 또한 지적재산권자는 침해금지청구권에 대한 본안소송에 앞서 임시적 지위를 설정하기 위한 침해중지가처분신청을 제기할 수 있다.(민소법 제714조 2항) 2) 손해배상청구권 - 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.(민 법 제 750조) 이는 민사상 불법행위를 나타낸 것인데 지적재산권 침해도 일종의 불법행위이므로 손해배상청구권을 행사 할 수 있다. 3) 신용회복청구권 - 지적재산권자는 고의 또는 과실로 자기의 권리를 침해함으로써 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위해 필요한 조치를 명할 것 을 법원에 청구할 수 있다. 이는 민법 제 764조의 명예훼손 경우의 명예회복 조치에 관한 규정과 같은 취지이다. 4) 부당이득반환청구권 - 법률상 원인없이 타인의 권리침해로 이익을 얻고, 이로 인해서 권리자에게 손해를 가한 자에게는 그 이익을 반환할 것을 청구할 수 있다.(민법 제 741조) 이로 인해 지적재산권자에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환할 것을 청구할 수 있다. 나. 형사적 구제 1) 침해죄 - 침해죄는 지적재산권 침해에 대한 민사상 금지청구나 손해배상 청구 등에 의한 불법행위제재 외에 형사처분을 가능토록 함으로써 보다 완벽한 권리보호 장치를 마련하고 있다. 그 내용은 특허권, 실 용신안권, 의장권, 상표권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하고 그 러한 침해행위로 조성한 물건 또는 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자에게 교부할 수 있다는 것이다. 다만 상표권의 경우 몰수만 가능하다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 9 프랜차이즈 경영가이드 총서 2) 허위표시죄 - 허위표시 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권에 대한 허위표시행위를 한 자는 3년이하의 징역 또 는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 다. 행정적 구제 1) 시정권고 - 특허청장은 부정경쟁행위등 위반행위의 확인이 필요할시 영업시설 또는 제조시설을 조사하게 할 수 있다. 이 조사를 거부, 방해, 기피한 자는 2천만원 이하의 과태료에 처한다. 2) 통관규제 - 상표법에 의하여 등록된 상표권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없다. 관세청장은 상표 권등록자로 하여금 상표권에 관하여 신고하게 할 수 있고 수출입 신고된 물품이 상표권을 침해하 였을 경우 통관보류를 요청 할 수 있다. 제5절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 사례(5) [판례] 1. 사건표시 : 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 2. 판결요지 1) 상표법 제7조 제1항 제10호를 적용함에 있어 인용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 인용의 기준이 된다 할 것이고, 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드 시 우리나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수 없으며, 인용상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 보아야 한다. 2) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있 어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있 을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하 여금 상품의 출처에 관하여 오인․혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 이는 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때를 기준으로 판단하여야 한다. 3) 인용상표가 캐릭터(character)를 주제로 한 상표인 경우, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력(顧 客吸引力)때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징；character merchandising) 10 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로는 곧바로 인용 상표가 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다. 4) 등록상표의 출원시 및 등록사정 당시에 시행중인 구 저작권법(1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개 정되기 전의 것) 제3조 제1항에 의하면 “외국인의 저작물은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호된다. 다만, 당해 조약 발효일 이전에 발행된 외국인의 저작물은 보호되지 아니한다.”고 규정하였고, 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 저작권법은 위 제3조 단서조항을 삭제하여 외 국인의 저작물에 대한 소급보호를 인정하면서도 그 경과조치로서 부칙(1995. 12. 6.) 제3조에서 “제3조 제1항 …… 에 의하여 보호되는 외국인의 저작물 …… 로서 이 법 시행 전에 공표된 것 (이하 ‘회복저작물 등’이라 한다)의 저작권 …… 는 당해 회복저작물 등이 대한민국에서 보호되 었더라면 인정되었을 보호기간의 잔여기간 동안 존속한다.”고 규정하고 있는바, 'TOM & JERRY' 만화영상물이 1940년 만화영화에 상영되어 공연되었음을 알 수 있고, 1986. 12. 31. 법 률 제3916호로 전문 개정되기 전의 저작권법 제33조에 의하면, ‘TOM & JERRY’ 만화영상물과 같이 회사가 저작자인 경우 그 존속기간은 공연한 날로부터 30년이므로, 결국 ‘TOM & JERRY’ 의 저작권은 이미 1970년 말에 그 존속기간이 만료되어 소멸되었다고 볼 것이므로, 저작권법 부 칙(1995. 12. 6.) 제3조에 따른 회복저작물의 보호를 받지 못한다고 할 것이고, 또한 위 ‘TOM & JERRY’의 저작물은 세계저작권협약(UCC: Universal Copyright Convention)의 대한민국 내 발효 일인 1987. 10. 1. 이전에 창작된 것이어서 위 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정되기 전의 저 작권법 제3조 제1항 단서에 의하여도 저작물로서의 보호대상이 되지 아니하므로, 등록상표가 위 ‘TOM ＆ JERRY’를 모방하여 출원등록한 것이라고 하더라도 저작권을 침해한 것이라고 볼 수 없다. 제6절 상표에 관한 기초적 이해에 관한 판례(6) [판례] 1. 사건표시 : 서울지방법원 판결 사건 99가합 41812 2. 사실관계 및 판결 요지 ▷ 사실관계 원고 샤넬은 CHANEL 또는 샤넬이라는 상표로 화장품, 의류를 비롯해서 악세사리, 핸드백 등 수많 은 패션 제품을 디자인하여 생산․판매하는 프랑스 공화국의 법인이고 원고 샤넬유한회사는 위와 같 은 업종에 종사하는 원고 샤넬의 한국내 자회사로서 원고 사넬의 제품을 한국에서 독점적으로 수입 판매하는 자이다. 피고는 chanel.co.kr이라는 인터넷 도메인 네임의 홈페이지를 운용하면서 인터넷 통 신망으로 성인용품을 판매하는 자이다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 11 프랜차이즈 경영가이드 총서 이에 피고는 원고들의 승낙을 받지 아니하고 1998.12.30. 국내 도메인 네임을 담당하는 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터에 chanel.co.kr 이라는 인터넷 도메인 네임을 등록하여 영업을 하였고 이에 원고는 도메인 네임 등록 말소를 청구하는 사건이다. 3. 판결요지 1) 피고가 위와 같이 국내에 주지된 원고 샤넬의 상호 등과 유사한 이 사건 도메인 네임 및 상호를 무단으로 사용하여 통신판매업을 하는 행위는 부정경쟁방지법 소정의 타인의 영업표지가 갖는 명 성에 편승하여 수요자를 유인하여 부정한 이익을 얻고자 하는 영업주체 혼동행위라 할 것이므로 원고는 그로 인하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있기 때문에 피고들에게 그 침해의 중지 및 예방을 청구할 수 있다. 2) 도메인 네임은 피고가 한국인터넷정보센터의 위 샤넬 도메인 이름 등록 세부원칙에서 정한 선 접 수 선 처리의 원칙에 따라 원고들 보다 그 등록을 말소 할 수 없다는 취지의 주장을 하나, 선 접 수 선 처리의 원칙은 위 단체의 방침 또는 지침에 불과한 것이므로 그에 따른 도메인 네임 등록 의 부정경쟁방지법 등의 일반 법률질서에 위반한 경우에까지 적법하게 되어 허용할 수 없으므로 피고의 주장도 이유 없다고 하였다. 3) 나아가 피고들에게 이 사건 도메인 네임의 등록 말소절차를 이행할 의무가 있다고 판시하였다. [관련 법률지식] 4. 지적재산권 보호의 필요성과 한계 하루가 다르게 인터넷을 통해 사이버 세계가 폭발적으로 팽창하고 있다. 종래에는 컴퓨터에 관해서 즉 인터넷 이용은 주로 전문가들의 전유물로 생각되어졌다. 하지만 월드 와이드 웹의 등장과 검색엔진 의 등장으로 이제는 누구나 손쉽게 인터넷을 이용할 수 있게 되었다. 이처럼 이용 인구의 증가와 더불 어 인터넷은 단순히 정보전달의 매체에 머물지 아니하고 새로운 시장으로서 기능하게 되었다. 그런데 문제는 이러한 사이버 공간에서 이전에는 생각할 수 없던 문제들이 발생하게 되었다. 특히 사이버 상 에서의 지적 재산권의 권리를 어떻게 다루어 져야 할 것인가? 우리가 일반적으로 인식하고 있는 소유권 재산권 개념은 권리보호 객체가 점유 가능한 유체물로써 현실공간에서 존재하는 정형의 물체로 인식되어 왔다. 하지만 판례에서 보듯이 유형이 아닌 상표가 사 이버 공간에서조차 소유권 개념으로서 권리를 보호받아야 함을 제시해 주는 사건이다. 오랜시간 자신 의 회사 브랜드 명성을 쌓았는데 한 순간에 다른 회사에서 이 브랜드로 도메인 네임에 등록을 하고 브랜드 인지도에 편승해 부를 축척 한다면 그동안 꾸준히 상표를 지켜온 회사는 남 좋은 일 시켜준 꼴이나 다름없을 것이다. 하지만 도메인 네임이란 인터넷에서 통신망을 통하여 연결된 다른 사람의 호 스트에 대한 이름과 주소를 지칭하는 용어이다. 그러므로 이를 등록하고 이용하는 사람들에게는 부득 이 우연하게 다른 회사의 브랜드와 일치하게 되는 경우가 인터넷 상에서 다분히 행해지고 있다. 이와 는 반대로 회사 브랜드의 명성과 가치를 이용하려는 사람 역시 존재할 수 있음을 간과해서는 안된다. 이러한 현실적 이유에 의한다면 이는 분명 상표에 대한 재산적 가치의 침해가 분명하다. 그러나 사 12 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 이버 공간에서의 지적재산권의 소유권 개념에 대한 새로운 인식체계가 확립되어 있지 않는 현실에서는 분쟁이 빈번히 발생할 수 있을 것이며 이로써 보다 중요한 기술계발에 자본을 투자하는 것보다 소송 에 투자하는 비용이 더 많아 질 것이다. 이는 한 나라의 국제 경쟁력을 저하시킬 뿐 아니라 필요없는 소모일 뿐이다. 그러므로 현재의 지적소유권 개념은 날이 갈수록 발전되어지고 광범위해지는 사이버 공간에서 종래의 인식구조와 동일하게 파악할 수 없다고 생각한다. 또한 국가 경제력을 위하여서도 창 의성을 중요시하는 정보화사회 속에서 지적 산출물의 권리를 보다 중요시하여 지금 세계의 추세에 따 라가야 함이 타당하다고 생각한다. 이러한 논리로서 분명 새로운 사이버 공간 안에서도 지적재산권은 법으로서 보호되어야 함이 지극히 적당하다고 생각한다. 그런 인식체계 및 법적 확립이 점점 넓어지는 사이버 공간에서 자국의 나라가 발전하고 살아남는 방법이 된다. 제7절 상표권 보호사례 [판례] 1. 사건표시 2. 사실관계 및 판결요지 ▷ 사실관계 이 사건에서는 저명한 샤넬(chanel)이라는 상호 또는 상표를 프랑스의 샤넬사와 무관한 피고가 「chanel.co.kr」이라는 인터넷 도메인 네임을 등록한 다음 그 홈페이지 여러곳에 “ChanelInternational” 또는 “샤넬인터네셔널”이라는 상호를 표시하고 있다. 그리고 피고의 거래상품도 샤넬이라는 상호 내지 상표를 들으면 소비자의 머리 속에 연상될 상품 또는 그와 유사한 상품을 전자거래에서 취급된 사건이 다. 이에 원고들은 부정경쟁방지법 위반을 들어 부정경쟁행위의 금지 또는 예방으로서 피고의 도메인 네 임의 등록말소를 청구하였다. 3. 판결요지 법원은 피고의 영업행위가 원고 샤넬의 영업과 사이에 부정경쟁방지법 제2조의 타인의 영업표지가 갖는 저명성에 편승하여 수요자를 유인하여 부정한 이익을 얻고자하는 영업주체의 혼동으로 보아 원고 의 청구를 인정하였다. 그리고 도메인 네임의 등록에 있어서 선등록 우선주의는 한국인터넷정보센터(KrNIC)의 방침 또는 지침에 불과한 것으로 그에 따른 도메인 네임 등록이 부정경쟁방지법 등의 일반 법률질서에 위반한 경우까지 적법하게 허용된다고 할 수 없다고 판시하였다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 13 프랜차이즈 경영가이드 총서 [관련 법률지식] 4. 인터넷 도메인 네임의 보호 가. 서설 최근 인터넷이 전세계적으로 활성화되어감에 따라 인터넷상에 자기 기업명을 표기하는 인터넷 도메 인 네임(Internet Domain Name)이 중요한 자산으로 부각되고 있다. 이에 따라서 인터넷 도메인 네임 을 둘러싸고 여러가지 법적분쟁이 제기되고 있다. 그 중에서 인터넷 도메인 네임과 관련된 지적재산권 적 문제는 도메인 네임과 상표권의 연관성으로 발생한다. 이것은 인터넷 관리의 기술적 편리성을 위하 여 알기 쉽고 기억하기 쉬운 문자체계로 고안된 인터넷 도메인 네임과 법적보호를 받는 등록상표의 분쟁을 말한다. 특히 전통적인 상호와 상표는 상품이나 서비스와 함께 일정한 제약 하에 사용하는 것 이 보통이었지만, 도메인 네임은 인터넷의 대중화로 전세계 어디서나 손쉽게 접근할 수 있는 표장으로 격상되어, 당해 도메인 네임의 보유자의 의사와 무관한 상표권 침해의 가능성은 심각한 문제로 제기되 고 있다. 현재 인터넷 도메인 네임이 갖는 분쟁의 원인에는 다음과 같은 것이 있다. 첫째, 지역적 한계가 없는 인터넷에서 고유한 도메인 네임은 국제적으로 통일되어 있지 않은 국가별 상표법이나 부정경쟁방지법과 충돌할 수밖에 없다. 둘째, 도메인 주소의 등록 및 관리는 특정국가기관이나 정부가 관장하는 것이 아니라 미국의 국제정보 망센터(InterNIC)에서 담당한다는 것이다. 따라서 분쟁당사자들을 구속할 만한 강제력을 행사하기 어렵다. 셋째, 도메인 네임을 등록하는 데는 그러한 도메인 네임을 사용할 수 있는 자격요건(예컨대, 도메인 네임과 동일하거나 유사한 상표권의 보유 및 사용여부 등)을 필요로 하지 않는다는 것이다. 즉 선등록 우선주의(First come, First served)의 원칙이 적용되고 있어서 다른 사람이 등록하지 않는 도메인 네임 을 누구든지 등록할 수 있다는 것이다. 넷째, InterNIC은 도메인 네임과 관련한 분쟁에 대하여 원칙적으로 중립적인 입장을 취하고 있다. 현재 국경없는 가상공동체인 인터넷에서 도메인 네임에 관련된 분쟁이 발생하였을 경우에 각기 다른 상표권 보호의 방법을 가진 상표가 충돌을 할 경우에 어느 법을 기준으로 분쟁해결을 할 것인지에 대 하여 확립된 기준이 없다. 현실적으로는 이익이 침해되었다고 주장하는 자가 자신에게 유리한 법원을 선택하여 소송을 제기할 가능성이 높을 뿐이다. 여기서 인터넷 도메인 네임의 분쟁해결방안을 찾기 위해서는 우선, 도메인 네임의 개념과 등록에 관 한 절차 등을 고찰하여야 할 것이다. 그리고 도메인 네임과 상표권의 분쟁이 발생했을 경우에 해결기 준으로 제시될 수 있는 상표법상의 혼동이론과 희석화이론에 대해서도 고찰이 필요하다. 나. 인터넷 도메인 네임의 등록절차 모든 컴퓨터에는 고유한 IP주소가 부여되어 있는데, 이것은 일반인들에게는 대단히 복잡하기 때문에 이런 단점을 극복하기 위하여 사람이 쉽게 인식할 수 있도록 문자 형태의 도메인 네임을 사용하게 되 었다. 즉 도메인 네임은 인터넷에서 통신망을 통하여 연결된 다른 사람의 호스트에 대한 이름과 주소 를 지칭하는 용어이다. 현재의 인터넷 도메인 네임 체계에 있어서 최상위 도메인(Top Level Domain)은 크게 둘로 나뉘어 14 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 져 있다. 첫째는 TLD에 ISO 3166의 국가코드에 의한 ‘.kr’, ‘.jp’ 등의 국가명이 붙는 체계가 있는데 이는 각 국가NIC가 관리한다. 둘째 국가명이 아닌 ‘.com’, ‘.net’, ‘.org’, ‘.edu’, ‘.gov’ 등이 붙는 체계 등이 있는데, 이러한 도메인 네임과 국가 NIC가 없는 도메인은 미국의 InterNIC에서 관리한다. 현재 이러한 도메인 네임은 동일 도메인 네임의 동시사용이 금지되고 있기 때문에 InterNIC은 선등 록 우선주의(First come, First served)를 채택하고 있다. 도메인 네임의 등록은 등록을 위하여 특별한 요건이나 입증이 필요없고 기술적 제한의 범위 내에서 이미 선점된 도메인 네임이 아닌 한 어떠한 도 메인 네임도 등록할 수 있다. 일반적으로 도메인 네임의 등록․관리는 NIC(National Information Center)산하에 있는 NSI(Network Solutions Inc.)에서 하는바, NIC은 국가별로 따로 있다. 그러나 도메인 네임을 NIC에 등록하여도 이러한 등록은 DNS(Domain Name System)의 운영을 위 한 것에 불과하다. 즉 등록에 있어서 InterNIC의 선등록 우선주의도 「도메인 네임 분쟁 정책(Domain Name Dispute Policy)」이라는 지침의 일부에 불과하고, 실정법에 근거가 있는 것은 아니다. 한편 영업활동과 관련이 있는 ‘.com’의 도메인은 미국 기업에게만 발급되던 것이 1995년 말부터 미 국 이외의 기업에 대하여도 등록이 허용되면서 국내 기업들도 ‘.com’ 도메인 네임으로 등록하려는 경 향이 있다. 이러한 ‘.com’, ‘.net’, ‘.org’를 통상의 최상위 도메인 네임(generic Top Level Domain ; gTLD)이라 한다. 분쟁이 일어나는 인터넷 도메인 네임은 「www.이름.com」의 형태인 것이 대부분이다. 이중에서 실 질적으로 상표권과 충돌을 일으키는 부분은 차상위 도메인 네임(Second Level Domain; SLD)인 ‘이 름’부분이다. 이러한 SLD의 분쟁은 gTLD가 세분화되어 있지 않아서 유통업체이건, 사회체육업체이건, 웹사이트업체이건 모두 ‘.com’라는gTLD를 사용하기 때문이다. 다. 인터넷 도메인 네임의 법적 보호 도메인 네임은 엄밀한 의미에서 명칭이라고 하기보다는 전화번호 등과 같은 식별번호에 해당한다. 그러나 실제로는 도메인 네임을 컴퓨터보유자의 명칭처럼 활용하고 있으며 흔히 그러한 도메인 네임이 그 보유자에 의해서 제공되는 상품이나 서비스의 출처표시로서 기능하고 있음을 부인할 수는 없다. 이 와 같이 도메인 네임이 상품이나 서비스의 출처표시로서 사용된 경우에 상표의 사용에 해당되는 한도 에서는 상표권의 침해도 될 수 있다. 인터넷 도메인 네임에서 상표법상 상표보호의 논의로서 제기되었던 것이 혼동이론과 희석화이론이다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 15 프랜차이즈 경영가이드 총서 제8절 도메인 네임 보유자를 보호한 사례 [판례] 1. 사건표시 2. 사실관계 및 판결요지 ▷ 사실관계 이 사건은 피고들이「viagra.co.kr」이라는 인터넷 도메인 네임의 홈페이지를 개설․운영하면서 인터 넷 통신망으로 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하자, 원고들이 자신들의 등록상표인 “Viagra”, “비 아그라”, “PFIZER” 의 등록상표권 침해를 이유로 상표권 침해행위 금지 또는 예방을 청구하였다. 3. 판결요지 우선 상표법상의 상표권 침해에 대하여, 법원은 동법상의 상표권 침해행위는 동일 또는 유사한 상품 에 상표가 사용될 것을 요건으로 하나 이 사건에서 살펴보건대, 원고의 등록상표의 지정상품은 의약품 이고 피고가 판매하는 것은 건강식품으로 서로 유사한 상품이라고 보기 어렵다고 보았다. 나아가 이 사건 도메인 네임의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 피고들이 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보기도 어려우므로 원고들의 주장은 이유없다고 판시하였다. 또한 피고의 행위는 부정경쟁방지법상의 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 초래하는 것으로 보지 않 았고, 원고들이 주장한 희석화이론에 대해서는 부정경쟁방지법이 상품주체 또는 영업주체에 관하여 오 인, 혼동을 야기할 위험이 있는 행위만을 부정경쟁행위로 보고 있으므로, 원고들의 주장은 현행법 체 계하에서는 받아들일 수 없는 주장이라고 판시하였다. [관련 법률지식] 4. 혼동이론 가. 혼동의 의의 혼동이라 함은 대상의 동일성에 관한 오인을 뜻하는데, 이것은 협의의 혼동과 광의의 혼동으로 나누 어 볼 수 있다. 협의의 의미의 혼동에는 상표의 외관․칭호․관념 등 구성상의 근사성이 오인이 되어 商標 그 자체 가 동일한 것으로 오인되는 직접혼동이 있다. 그리고 상표 그 자체의 오인은 없지만 위에서 본 것처럼 양 상표가 지닌 외관․칭호․관념 및 그 밖의 공통점 때문에 商品의 出處에 관한 혼동이 생기는 간 접적 혼동이 있다. 광의의 혼동이란 상표가 비슷하기 때문에 구매자의 심리에 당해 상품의 출처가 상 표권자의 기업과 업무상․계약상․조직상 또는 그 밖의 특수한 관계에 있는 것처럼 오인되는 경우를 말한다. 16 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 현행 상표법이 사용하고 있는 혼동의 개념은 이러한 광의의 혼동을 포함하고 있는 것으로 해석된다. 특히 저명상품의 경우에는 품질의 우수성과 기업의 명성으로 인하여 일반 소비대중에게 절대적인 신뢰 를 획득하고 있으므로, 어느 상표가 저명상표와 약간만 근사하여도 상품의 출처에 관한 결합관계가 즉 시 연상된다. 이런 특수한 사정으로 인하여 저명상표의 경우에는 비유사상품의 경우에도 혼동의 염려 를 인정하는 범위가 넓다. 혼동에 대한 판단의 전제조건은 우선 商標 및 商品의 동일․유사성과 동일한 장소에서 판매되어질 가능성․개연성이다. 왜냐하면 서로 다른 장소에서 판매되어질 수 있다면 수요자에게 오인을 유발할 가능성이 적기 때문이다. 또 경쟁적인 관계가 설정되어져야 하는데, 경쟁적인 관계가 설정되어지지 않 는다면 전통적인 상표보호의 법리인 혼동이론의 적용은 불합리하여지기 때문이다. 그렇지만 경쟁적인 관계가 전제하지 않더라도 주지상표에 대한 편승을 통한 이익을 창출하려고 하는 경우가 상당부분 발 생하고 있는 시점에서, 주지상표의 보호에 대한 문제는 여전히 논의의 실익이 있을 것이다. 나. 혼동가능성의 결정 요건 혼동의 가능성은 비교형량 테스트에 의하여 결정되는데 이에는 다음과 같은 사항들이 기준이 된다. 즉 상표의 표식력․상표의 유사성․상표를 선정하게된 의도와 상품의 근접성․상품의 형태․구매자들 이 기울일 관심의 정도․제품종류의 확장가능성․현실적인 혼동의 증거․사용된 판매채널 등이 그것 이다. 특히 상표의 분쟁에 있어서 문제가 되는 것은 원고의 상표가 보호받을 수 있는 것이라는 점과 피고의 상품에 관하여 출처에 대한 혼동가능성, 투자․후원관계에 대한 혼동가능성을 원고가 입증하여야 한다 는 점이다. 다. 현행법상 혼동이론에 의한 상표보호 1) 상표법 제7조 1항 10호 현행법상 혼동이론을 적용하고 있는 부분은 상표법 제7조 1항 10호라고 볼 수 있다. 즉 본 조항은 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표를 등록할 수 없게 한다. 2) 부정경쟁방지법 상표법과는 달리 부정경쟁방지법에서는 등록받지 아니한 상표를 주지성을 갖추는 요건하에서 보호하 고자 한다. 동법 제2조 1호 가목에서 혼동이론과 관련하여 부정경쟁행위를 “국내에서 널리 인식된 타인의 성 명․상호․상표․상품의 용기포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용 하거나 이러한 것을 사용한 商品을 판매․배포 또는 수입․수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위”로 규정하여 상품주체 혼동행위에 관하여 정하고 있다. 또한 나목에서도 “국내에 널리 인식된 타인의 성명․상호․상표 기타 타인의 상품임을 표시한 표지 와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 營業上의 施設 또는 活動과 혼동을 일으키게 하는 행위” 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 17 프랜차이즈 경영가이드 총서 로 규정하여 영업주체 혼동행위에 관하여 명시하고 있다. 여기서 상호는 약칭․애칭을 포함하며 상법 에 의한 상호보호의 대상보다 넓고 탄력적인 개념이다. 그렇다면 도메인 네임도 영업표지에 해당한다 고 할 수 있고, 따라서 이미 등록된 상표와 같은 도메인 네임에서 유사한 상품이나 서비스를 판매하는 경우 상표권 침해로 볼 가능성이 높다. 제9절 희석화이론에 관한 사례 [판례] 1. 해당판례 가. 아본(Avon) 사건 이 사건은 미국의 연방상표희석화법의 발효 이후 최초로 제기된 소송이다. 이 사건에서 Avon화장품 회사는 Carnetta Wong Associate(CWA)가「avon.com」을 도메인 네임으로 등록하자 자신의 상표의 희석화로 인한 상표권침해를 이유로 CWA의도메인 네임의 사용중지와 도메인 네임의 독점적인 사용 을 요구하였다. 법원은 도메인 네임이 Avon화장품회사의 상표권이 침해되었음은 입증하였으나, 도메인 네임이 원고 에게 이전되어 사용될 수 있는 권한의 근거에 대해서는 적절히 논증하지 않고 단지 도메인 네임의 이전 을 명하였다. 참고로 미국에서만도 avon이라는 상표를 가진 기업이 수 개에 이르므로 이 중 어느 한 회 사가「avon.com」이라는 도메인을 소송을 제기했다는 이유만으로 독점적으로 사용할 수 있는지를 충분 히 검토해야 할 것이라고 명시하였다. 법원의 판시 후 원고인 Avon화장품회사는 획득된 도메인 네임은「avon.com」이었지만「avon.avon.com」 으로 도메인 네임을 사용하였다. 나. 토이(Toys' RUs) 사건 이 사건은 아동용품회사인 Toys'RUs사가 자사의 이름의 일부를 이용하여 성인용 물품을 판매하는 성인용 사이트인「Adults'RUs」를 개설한 사람에게 자사의 상표권을 희석화(dilute)했다고 소송을 제 기한 것이다. InterNIC사는 그 소송사건의 당사자는 아니지만 법원이 분쟁의 해결을 유예하면서 예비적으로 원고 의 침해주장에 무게를 두자, 그 도메인이름의 사용을 중지시키고 통제력을 행사하였다. 그 후 법원은 원고의 주장인 상표권 희석화이론을 받아들여 피고의 도메인명의 사용을 중지시키고, 피고에게 인터넷 이용자들에게 이 사건의 판시사항을 알릴 것을 명령하였다. 18 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 다. 캔디랜드(candyland.com) 사건 이 사건의 원고인 Hasbro, Inc.사는 “CANDY LAND”라는 게임을 50년 이상동안 아동용 게임의 명 칭으로 사용하고 있었고, 법원은 “CANDY LAND”는 연방상표희석화법에 의해 보호되는 상표라고 판 시하였다. 즉, candyland라는 게임명을 등록하고 있던 원고에게 법원이 판결에 의하여「candyland.co m」에 대한 권리를 인정하였다. 피고측은 두 회사의 분야가 서로 다르므로 소비자에게 혼동을 줄 염려가 없다고 주장하였으나, 연방 상표희석화법은 피고의 사용이 실제로 혼동을 일으켰는가를 불문하고 매우 잘 알려진 상표의 경우에는 보호받게 되어있으므로, 피고는 현재 사용중인「candyland.com」의 내용을 삭제하고 도메인 네임을 원고에게 넘겨주어야 한다고 판결을 내렸다. 이 사건에서 법원은 연방상표희석화법에 의해 보호되는 상표에는 도메인 네임도 포함된다고 보아 판 시한 것으로 의미있는 판례라 할 수 있다. [관련 법률지식] 2. 희석화이론 가. 희석화의 의의 희석화이론이 제기된 이유는 원고상표의 강한 공공적인 식별력에 어떤 위험을 가져오는 위험을 제거 하고, 식별력․독점력․명성․영향력 등 식별력 있는 상표에 다른 사용자가 편승하여 사용하는 것을 막기 위한 것이다. 희석화란 주지․저명한 동일․유사한 商標를 동일․유사하지 아니한 商品에 사용하여, 주지․저명 한 상표주가 그 동안의 비용과 노력으로 쌓아놓은 상표의 신용에 편승하여 부당한 이득을 얻는 행위 를 말한다. 즉 동일․유사하지 않은 상품에 상표를 사용하여 혼동의 위험이 전혀 없다고 하더라도 저 명상표를 비유사품에 자유롭게 사용할 수 있게 하면 저명상표주가 막대한 비용과 노력을 들여 쌓아올 린 당해 상표의 신용․고객흡인력 등이 각종의 상품에 분산 사용되고 그것으로 인하여 저명상표의 이 미지․광고선전력․고객흡인력 등이 다른 상품에 흡수되어 희박하게 되는 현상을 상표의 희석화 현상 이라 한다. 그렇지만 상표의 희석화는 상표자체에 대한 직접적인 공격이 아니므로 전통적인 상표침해이론인 혼 동이론에 의하여 구제받을 수 없는 영역에 속한다. 혼동가능성에 의한 상표권의 침해는 당사자간의 경 쟁을 전제로 하지만, 희석화는 당사자간의 경쟁이 존재하지 않더라도 동일․유사한 상표를 허락없이 사용하는 경우에 혼동을 야기시키지 않더라도 상표권의 침해를 인정함으로서 상표권자를 보호하기 위 한 것이다. 곧 희석화이론은 상표가 가지는 상업적인 흡인력이나 판매력을 보호하는 법이론인 것이다. 희석화행위에 대한 구제방법에는 입법적인 규제가 주된 방법이다. 가장 대표적인 경우가 미국의 연 방상표희석화법인데, 이것은 판례법상 일정하게 유지된 상표혼동과 출처혼동 등에 대한 이론이 입법화 된 것이라고 하겠다. 일본 및 영국의 경우 상표법에 사용의사가 없는 상품류에도 동일표장으로 출원하 는 것을 허용하고 있다. 독일의 경우에는 부정경쟁방지법에 관련 내용을 두고 있다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 19 프랜차이즈 경영가이드 총서 나. 미국의 연방상표희석화법(The Federal Trademark Dilution Act of 1995, HR 1295) 1) 의의 미국의 연방상표희석화법에서는 희석화행위를 상품․서비스를 식별하고 구분하는 저명상표의 능력을 감소시키는 행위라고 정의하고 있다. 저명상표권자와 제3자 사이에 경쟁관계가 없거나 혼동가능성, 오 해나 사기 등의 여부에 상관없이 희석화행위의 유발가능성을 인정하고 있다. 2) 특징 동법은 권리자와 침해자와의 경쟁이나 혼동의 가능성의 입증없이 상표권자에게 구제를 허용하고 있 는데, 이러한 입법방법은 고전적인 상표관에 입각한 보통법의 입장과는 크게 다른 것이다. 동법의 해 석상 문제가 되는 것은 희석화에 관한 입증의 정도인데, 주법에서는 희석화의 가능성만을 요구하고 있 는 반면 연방법은 문언상 실제로 희석화가 있었음을 요구한다. 동법은 침해자가 의도적으로 희석화행 위를 한 경우 금지명령․금전배상 및 침해물품의 폐기를 명할 수 있도록 하고, 법원의 희석화이론에 의한 소송에서 고려할 사항을 상세하게 열거하고 있는데, 주로 저명성여부에 관한 요소에 중점을 두고 있다. 동법은 상표의 정당한 사용, 상표의 비상업적인 사용, 뉴스나 뉴스논평에서의 사용에는 적용되지 않 는다. 그리고 동법은 저명상표에 대한 희석화행위에 대하여 연방관할의 소인을 마련해주고 있다. 3) 희석화 요건 Anthony는 연방상표희석화법을 해석함에 있어서 희석화에 대한 원고의 상표의 전제요건을 다음과 같이 다섯 가지를 들고 있다. ㉮ 원고 상표의 저명성(The plaintiff's mark is “famous”) ㉯ 피고의 상표나 상호에 대한 상업적 사용이 있을 것(There was “commercial use” by the defendant of a mark or trade name) ㉰ 피고의 상표나 상호의 사용이 상거래에 있었을 것(The defendant's use of the mark or trade name was “in commerce”) ㉱ 피고의 상표나 상호의 사용이 원고의 상표가 저명하게 된 후일 것(The defendant's use of the mark or trade name began after the plaintiff's mark had become famous) ㉲ 피고의 사용이 원고의 상표의 식별력의 희석화를 가져올 것(The defendant's use causes dilution of the distinctive quality of the plaintiff's mark) 여기에서 무엇보다 중요한 점은 저명상표를 판단하는 것인데, 이것은 (c)항의 ‘저명상표의 희석화에 대한 구제’부분에서 유추할 수 있다. 4) 구제방법 희석화에 대한 구제방법으로 동법은 미래의 희석화에 대하여 가처분만을 허용하고 있다. 그러나 피 고가 원고측의 명성에 기인하여 거래를 하고, 상표의 희석화를 가져온 경우에는 변호사비용, 손해배상, 그리고 징벌적 성격의 3배 배상을 청구할 수 있다. 20 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 다. 현행법상 희석화이론에 의한 상표보호 상표법 제7조 1항 12호에서 "타인의 상품을 표시하는 것이라고 국내 또는 국외의 수요자간에 현저 하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부정한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해 를 가할 의도 등 부정경쟁의 목적을 가지고 사용하는 상표"를 부등록상표로 규정함으로써 희석화이론 을 적용하고 있다고 보여진다. 수요자간에 현저하게 인식되어진 상표에 한정하여 보호함으로써, 그 명 성에 의존하여 부정한 이익을 얻으려는 것을 방지하려는 것이다. 그러나 이 조항은 몇 가지의 문제점 을 가지고 있다. 먼저 상표등록에 있어서 희석화이론을 적용함에도 불구하고, 상표등록 류가 동일 내 지 유사한 범위에서의 적용일 수밖에 없다는 것이다. 그 이유는 현저한 표장의 등록출원은 같은 류일 수 밖에 없고, 그렇게 될 경우에야 비로소 부정한 목적이 개입될 수 있기 때문이다. 그리고 국내 또는 국외라고 규정함으로써 국내의 상표주권에 대한 약화를 가져올 것으로 보인다. 제10절 인터넷 도메인 분쟁사례 [판례] 1. 해당 사례들 가. 선취득된 도메인 네임이 보호된 사례 1) 에스콰이어(Esqwire) 사건 이 사건은 Esqwire잡지를 발행하는 The Hearst사가 Ari Goldberger를 상대로 뉴욕시 남부법원에 제 소한 것이다. 피고 Ari Goldberger는 필라델피아에 소재하는 법률회사 Pepper, Hamilton & Scheet에 서 근무하는 변호사로서 변호사들에 대한 경칭으로 사용되는 “esqwire”를 사용하여 “ESQ.wire”라는 도메인 네임을 만들어 사용하고 있었다. 이에 원고 The Hearst사는「esqwire.com」과 유사한 도메인 네임을 만들어 사용함으로써 다른 사람 들에게 피고의 사이트가 원고 잡지사로부터 재정지원을 받는다든가 또는 승인을 받은 것처럼 믿게 하 였다고 주장하였다. 이에 피고는 사전에 나오는 일반적인 단어에 대하여 원고가 독점할 이유가 없다고 주장하여 소 각하신청을 하였다. 법원은 “esq.wire” 또는 “esqwire”의 도메인이 법률서비스를 위해서 사용될 경우 이러한 도메인이 Esquire잡지의 상표권을 침해하지 않는다고 판시하였다. 그리고 그 이름이 서비스 마크, 상표권, e-mail 주소로서 사용될 경우에도 마찬가지로 허용된다고 하였다. 그 대신 피고에 대해 자신의 홈페이지상에 있는 내용이 법률서비스에 한정되어 있다는 사실을 명시해야 하며, Esqwire잡지의 상징물이나 표어는 사용해서는 안된다고 판시하였다. 한편, The Hearst사에 대해서는 골드버거씨의 사용영역 외의 영역에 서는 자신들의 이용을 위해 “ESQWIRE”, “ESQ”을 사용할 수 있음을 판시하여 피고의 도메인 네임 사용을 일부 제한시켰다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 21 프랜차이즈 경영가이드 총서 2) 미디어메트릭스 사건 이 사건에서 문제된 도메인 네임에 대해서 NSI는 Media Matrix사의 Steven K. Bang에게「mediamatrix .com」이라는 도메인이름의 등록을 허용했는데, 그 후 미시시피에 있는 Peavey Electronics Corporation of Meridian사가 자사의 상표권인 “MEDIAMATRIX”를 침해했다고 NSI사에 이의를 제기하여 도메인 네임이 사용이 중지되었다. 그러자 원고인 Steven K. Bang가 피고인 Peavey Electronics Corporation의 주장이 근거없다고 소송 을 제기하였다. 원고는 Mediamatrix 상표는 컴퓨터관련 상품에만 상품권이 인정되므로 다른 분야의 상 품에 사용하는 것은 권리를 침해하는 것이 아니라고 주장하였다. 그리고 상당기간 도메인의 사용을 묵 인한 것은 금반언의 원칙상 이후에 도메인에 대한 권리를 주장하는 것은 인정될 수 없다고 주장하였다. 이에 법원은 원고의 주장을 받아들여「mediamatrix.com」이라는 도메인이 Mediamatrix의 상표권을 침해하지 않았음을 판시하였다 나. 협상 중이거나 협상으로 마무리 된 사례 1) 맥도널드(mcdonals.com) 사건 이 사건은 인터넷 주소역할을 하는 도메인 네임에 관련된 최초의 분쟁이다. 미국의 인터넷 잡지사인 와이어드지의 기자가 악의없이「mcdonals.com」을 등록하고, 맥도널드사에게 도메인 네임을 제공하는 대가로 초등학교에 컴퓨터를 기부하라는 조건을 잡지에 공개적으로 게재하자 맥도널드사(http://www. mcdonals.com)가 이에 굴복하여 컴퓨터를 기증하고 도메인 네임을 돌려 받았다. 2) MTV 사건 이 사건은 MTV의 전직 직원(비디오 쟈키)인 Adam Curry가 원고의 반대가 없어 인터넷에 「mtv.com」 이라는 도메인 네임으로 등록을 하고 이 사이트를 통해 록 음악계에 대한 보도를 매일 제공하자, 뉴욕 시에 있는 MTV 유선방송망의 소유주가 Adam Curry에게 상표권 침해와 불공정경쟁을 이유로 뉴욕시 남부 자치구에 소재한 연방자치구법원에 침해정지와 금전적인 배상을 요구하는 소송을 제기하였다. 결 국 판결 전에 화해로 종결되어 현재는 MTV사가 「mtv.com」를 사용하고 있다. 3) 카플란(Kaplan Education Center) 사건 이 사건은 Kaplan Education Center가 그의 경쟁자인 프린스턴 리뷰(Prinston Review)가 인터넷 도메 인을「Kaplan.com」으로 등록하자, 상표권침해와 불공정경쟁을 이유로 제소한 사건이다. 결국 화해로 Kaplan Education Center는 Prinston Review에게 자사의 상표를 도메인 네임으로 사용하지 못하도록 하였다. 4) 넥스텔(Nextel) 사건 이 사건은 미국 이동통신 관련업체인 넥스텔(www.nextel.com)사가 한국의 인터넷서비스업체(ISP)인 넥스텔(www.nextel.net)이 InterNIC에 등록해 사용하고 있는 도메인 네임인「nextel.net」가 자사의 도 메인 네임을 침해하고 있다고 NSI사에 도메인 네임 취소를 요청한 것이다. 이 사례는 국가가 다르고 22 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 도메인 네임이 다른 경우로서 한국의 넥스텔의 경우 특허청에 이미 서비스마크 출원신청을 마치고 등 록이 완료되기까지를 기다리던 상태이였으며, 특허법에 의하면 출원심사 중인 상표나 서비스표도 효력 을 가지는 것으로 되어 있었다. 그러나 NSI사는 정식 등록되지 않은 서비스마크는 NSI 규정 상 효력 이 없다고 주장하였다. NSI사의 규정은 1995년 11월 23일 개정되었지만, 문제의 도메인 네임 「nextel.net」을 등록한 것은 그 전임에도 불구하고 NSI사는 규정이 소급 적용되는 것으로 해석하여 상표권이 등록되어 있을 것을 요구하였다. 결국 한국 넥스텔사는 국제소송에 휘말릴 경우 관할법원이 미국이고, 승소하더라도 엄청난 정신적․물질적 손해를 볼 것으로 판단하고 도메인 네임을「uriel.net」 으로 변경하였다. 다. 법원에 계류 중인 사례 1) 로드러너(Roadrunner) 사건 이 사건은 NSI사의 정책이 바뀌기 전에 이미 「roadrunner.com」이라는 도메인 네임을 등록하고 있 던 로드러너사(http://roadrunner.com)의 도메인 네임에 대하여 정책이 바뀐 후, 워너브라더스사가 자신 들의 등록상표인 roadrunner를 침해하였다고 이의가 제기되자, NSI사는 바뀐 방침에 의거 로드러너사 의 도메인 네임 사용을 중지할 것을 통지하였다. 그러자 로드러너사는 상표등록이 간단한 튀니지에서 이틀만에 상표등록을 하고 NSI사측에 도메인 이름의 존속을 요구했으나 거절당하여, 로드러너사는 NSI를 상대로 도메인 네임 상용중지처분금지가처 분을 신청했고, 현재 계류 중이다. [관련 법률지식] 2. 인터넷 도메인 네임 분쟁해결방안 가. 미국 특허상표청(PTO)의 도메인 네임의 상표등록 인터넷 도메인 네임을 둘러싼 상표법적 분쟁을 해결하기 위한 가장 분명한 방법은 도메인 네임 자체 를 상표로 등록하는 것이다. 이에 미국 특허상표청(PTO)은 1996년 2월에 도메인네임의 상표등록에 관 한 기준을 마련하여 공표한 바 있다. 동 등록기준에 의하면 도메인 네임을 단순한 인터넷 IP주소로만 사용하는 경우에는 상표법상 상표의 개념에 해당되지 않기 때문에 등록될 수 없고, 당해 도메인네임을 실질적으로 상품이나 서비스(대개의 경우에는 인터넷을 통한 서비스의 판매를 위한)의 표장으로 사용하는 경우에 한해서 등록될 수 있다. 미국은 사용주의에 입각하고 있기 때문에 등록단계에서 도메인네임이 상품이나 서비스의 표장으로 사 용된다는 것을 소명하는 것이 필요한 바, 단순히 도메인네임을 전화번호와 나란히 하여 사용한 것만으 로는 도메인네임을 상표로 사용한 것이라고 볼 수 없고, 당해 도메인네임을 상품이나 서비스의 출처를 표시하기 위한 표장으로 명료하게 사용한 경우에만 상표로 등록될 수 있는 것이다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 23 프랜차이즈 경영가이드 총서 나. InterNIC의 도메인 네임 분쟁정책 1) 분쟁정책의 수립과정 상표권을 침해하는 도메인 네임 등록은 법으로 보호받을 수 없다는 미국 법원의 판결이 여러 차례 나오면서 InterNIC은 기존의 선등록 우선주의(First come, First served)원칙을 수정 내지 보완할 필요 성을 느끼게 되었다. 이에 따라 도메인 네임의 배정권한을 가진 InterNIC은 도메인 네임 등록 자체가 어떤 법적 권리도 보장하지 않으며, 분쟁이 발생하는 경우에는 권한있는 법원의 판결에 따른다는 등의 내용으로 「도메 인 네임 분쟁정책(Domain Name Dispute Policy)」2차 개정안을 발표하여 지난 1996년 9월 9일부터 시행하기 시작하였다. 이 개정안은 전문과 14개 조문으로 이루어져있다. 이 정책의 전문에 따르면, NSI는 도메인 등록에 있어서 그 합법성여부를 결정하거나 또는 그 등록 또는 사용행위가 제3자의 권리를 침해하는지 여부를 평가하지 않는다. 도메인 네임 신청자는 자신의 도메인 네임을 선택한 데 대하여 스스로 책임을 진다. 즉 신청자는 신청서에 기재된 내용이 진실이라 는 점과, 자신이 선택한 도메인 네임의 등록이 어떠한 제3자의 권리도 방해하거나 침해하지 않는다는 점을 책임진다. 또 도메인 네임 등록자는 어떠한 불법적인 목적으로도 등록할 수 없다. NSI는 도메인 네임의 등록 또는 사용에 관하여 등록자와 제3자간에 제기되는 분쟁에서 중재자 역할을 담당하지 않 는다. 이런「도메인 네임 분쟁정책(Domain Name Dispute Policy)」은 제3자인 원고에게 절차적으로 나 실체적으로나 아무런 권리도 부여하지 않는다. 또 원고는 이 정책에 반드시 따를 의무도 없다. 2) 분쟁정책의 주요내용 이 정책의 주요 골자를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 도메인 네임에 관한 상표권 소송에 있어서 도메인 네임 배정기관의 면책조항을 두고 있다(제3 조). 즉 도메인 네임 등록자는 NSI 등 인터넷 도메인 배정기관과 그 임직원을 상대로 도메인 네임의 등록 또는 사용과 관련하여 소송이나 청구가 제기될 경우에 관할법원으로부터 부과되는 어떠한 손해라 도 이를 방어하고, 면책하고, 보호하는데 동의한다는 규정을 두고 있다. 둘째, NSI는 도메인 네임의 등록을 취소할 권한을 가진다(제4조). 즉 NSI는 독자적인 판단에 따라 30일 이전에 서면으로 통고하거나 법원의 명령에 따라 도메인 네임을 취소할 권리를 가진다. 이 경우 NSI는 미국연방법원이나 주법원이 관할권이 있다는 명령서를 접수하여야 하고, 등록자에게 도메인 네 임 등록을 변경하거나 보류하도록 요구하는 내용이 인증된 명령서를 접수하여야 한다. 셋째, NSI의 제3자 분쟁에 대한 개입여부에 관한 조항이다(제5조). 도메인 네임 등록자는 NSI가 도 메인 네임의 등록으로부터 제기되는 분쟁의 중재자로서의 역할을 할 수 없다는 점을 인식하고 동의하 여야 한다. 이와 동시에 NSI는 등록된 도메인 네임이 제3자의 법적 권리를 침해한다는 내용의 정보(증 거자료)를 제출 받을 수 있다. 제5조 a항은 이러한 상표권을 입증하기 위해 제출할 증거자료에 관하여 상세히 규정하고 있다. 동조 b항은 상표권자는 도메인 네임 등록자에게 그 도메인 네임 등록 또는 사용행위가 상표권자의 법적 권 리를 침해한 것이라는 사실을 통지하고, 그 통지서 사본을 NSI에 제출하도록 규정하고 있다. 동조 c항 은 이러한 상표권자의 청구의 기초가 공인된 상표등록에 입각한 것이 아니거나, 청구인이 통지된 사실 24 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 을 입증하는데 실패하는 경우에는 후술할 「제3자 절차(Third Party Procedures)」를 적용할 수 없다 고 규정한다. 넷째, 제3자의 청구가 제5조 a․b항에 부합하게 이루어진 경우에도 상표 소유권이 도메인 네임에 자 동적으로 연장 적용되는 것이 아니라 일정한 절차를 거쳐야 한다(제6조). 만일 도메인 네임의 발효시점이 공식적인 등록상표의 최초 사용일자 또는 제소인이 소유한 공인 등 록상표의 실제 발효일자보다도 이전이거나 또는 도메인 네임 등록자가 자신의 상표권을 입증하는 자료 를 제출한 때에는 그 도메인 네임의 등록을 유지하고 사용할 수 있다(동조 b항). 반면에 도메인 네임 의 발효시점이 위 일자 이후인 경우에는 NSI는 도메인 네임 등록자에게 그 권리를 입증할 수 있는 공 식문서의 제출을 요구한다(동조 c항). 만일 도메인 네임의 발효시점이 위 일자 이후로 확인되거나 도메 인 네임 등록자가 30일 이내에 상표권을 입증하여 NSI에 제출하는데 실패하게 되면, NSI는 그 등록자 에게 새로운 도메인 네임을 선정하도록 도와준다. 그리고 새로운 도메인 네임으로 질서있게 이전할 수 있도록 신구 도메인을 90일 동안 잠정적으로 유지할 수 있게 허용한다. 이 기간이 끝나면 NSI는 문제된 도메인 네임을 어떠한 당사자도 사용할 수 없는 보류(HOLD)상태 로 둔다(동조 d항). 동조 e항에서는 이러한 보류(HOLD)상태의 시점을 보다 명확하게 특정하기 위하여 동조 c항의 상표권 입증서류를 30일 이내에 제출하지 못한 경우 등으로 3가지 특칙을 두었다. 도메인 네임의 보류(HOLD)상태를 원상회복하기 위하여는 미국내의 연방 또는 주법원으로부터 정당 한 재판관할권과 도메인 네임의 적법한 소유자를 명시한 확정적 또는 잠정적 판결을 접수받거나, 당사 자들로부터 분쟁해결에 관한 만족스러운 증거를 제출받아야 한다(동조 f항). 그러나 이 정책은 결국 NSI가 방관자적 입장을 고수함으로써 도메인 네임 분쟁의 예방과 조정에 미흡한 것이 사실이다. 국내 기업들의 도메인 네임 분쟁은 NSI가 규정한 대로 법률적 해결을 통하는 것이 가장 확실하겠지만 법률 체계가 다른 미국법에 대한 무지, 소송에 소요되는 막대한 비용과 시간, 대기업의 경우 해외 이미지 실추 등에 대한 우려로 대부분 일정한 계약금을 주고 선등록된 네임을 사오고 있는 형편이다. 다. 인터넷 국제 특별위원회(IAHC)의 최종 보고서 인터넷 도메인 네임 분쟁의 해결을 위해서 인터넷소사이어티(ISOC), 국제인터넷협회(IANA), 인터넷 구조위원회(IAB), 연방네트워크 위원회(FNC), 국제전기통신연합(ITU), 국제상표권협회(INTA), 세계지 적소유권기국(WIPO) 등이 참여한 국제 특별위원회(IAHC)가 만들어졌다. 그리고 그 결실로 1997년 2 월에 다음과 같은 사항을 주내용으로 하는 최종보고서를 발표하였다. 그리고 그 결실로 1997년 2월에 다음과 같은 내용을 주내용으로 하는 최종 보고서를 발표한 바 있 다. 첫째, gTLDs 그룹에 현존하는 ‘com’, ‘org’, ‘net’외에 ‘firm’, ‘store’, ‘web’, ‘arts’, ‘rec’, ‘info’, ‘nom’ 등의 7개를 추가하기로 하며, 둘째, 현재 미국의 1개 업체에 의해 독점되고 있는 인터넷 도메인 네임 등록기관 역시 세계 7개 지역의 28개 업체를 새로 선정하며, 셋째, 인터넷 도메인 네임 분쟁시 WIPO 중재․조정센터에서 분쟁해결을 하도록 한다. 또한 1997년 5월 1일에는 IAHC가 해체되면서 우리나라의 데이콤과 SDS를 비롯한 80개의 세계 각국의 인터넷 관련단체들이 양해각서(Memorandum of Understanding; 이하 MoU라 함)를 체결한 바 있다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 25 프랜차이즈 경영가이드 총서 1) 최상위 도메인 체계 1997년 2월 4일에 발표된 IAHC의 최종 보고서를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 인터넷 도메인 네임의 최상위 그룹을 종래의 ISO 3166의 국가코드에 의한 국가명을 사용하는 국내 최상위 도메인(nTLD)체 계와 국제 정부간 기구를 포함 ‘.int’와 같은 국제 최상위 도메인(iTLD)체계, 국적에 상관없이 누구나 사 용할 수 있는 ‘.com’, ‘.org’, ‘.net’등과 같은 통상의 최상의 도메인(gTLD)체계로 3단계로 나누고 있다. 다음으로 특별한 gTLDs로서 사업 또는 기업을 위한 ‘.firm’, 유통관련 사업을 위한 ‘.store’, WWW 와 관련된 활동을 중점적으로 하는 곳을 위한 ‘.web’, 문화와 연예활동을 중점적으로 하는 곳을 위한 ‘.arts’, 사회체육 혹은 연예활동을 중점적으로 하는 곳을 위한 ‘.rec’, 정보서비스를 제공하는 곳을 위 한 ‘.info’, 개인을 위한 ‘.nom’ 등의 7개를 추가할 것을 권고하고 있다. 참고로 현재의 gTLDs는 인터넷 등과 같은 데이터 네트웍 활동을 중점적으로 하는 곳을 위한 ‘.net’, 비영리인 곳을 위한 ‘.org’, 사업 또는 상업을 목적으로 하는 기업체를 위한 ‘.com’ 등이 있으며, 이들 은 결국 공유되는 것으로 계획되고 있다. 2) 등록기관 IAHC의 최종 보고서는 또한 gTLD 등록기관의 선택에 있어서는 세계무역기구(WTO)에 의해 정의 된 지역구조에 따라 7개 지역에서 4개의 기관씩 28개 이상의 등록기관을 채택하도록 권고하고 있다. IAHC 최종보고서는 gTLD 등록기관 신청요건으로 다음과 같은 것을 요구하고 있다. gTLD 도메인 네임체계 정책감독위원회(Policy Oversight Committee; 이하 POC라 함)와의 협의 없이는 등록기관의 권리를 이전할 수 없도록 하고 있으며, 원칙적으로 1기관 1신청에 한하고, 기관은 법적, 재정적인 책임 이 공유된 단위여야 함을 권고하고 있다. 이와 더불어 신청자는 경쟁자가 5개 기관 미만인 지역에서는 최소한 50만불의 보험금과 최소한 5명의 상시고용인이 있어야 하며, 최소한 30만불의 자본금을 가져야 하며, 5개 기관 이상의 지역에서는 최소한 500만불의 보험금과 최소한 10명 이상의 상시고용인, 50만불의 자본금을 가지고 있어야 한다고 한다. 또한 등록기관은 산업재산권 보호를 위한 파리협약이나 WTO 지적재산권협정(TRIPs)의 체약국에 위 치해야 하는 것을 동의해야 하고, 신청자는「http://www.iahc.org/dnswalk.html」로 검색했을 때 유효 한 차상위 도메인 네임(SLD)을 소유하고 있어야 한다고 한다. 또한 등록기관은 독립적인 감사기관의 추첨에 의하여 각 지역별로 4개씩 임의로 채택하도록 권고하고 있다. 신청시 수수료는 2만불이며, 등 록기관으로 채택되지 못한 경우에는 반환되며, 각 신청자는 독립적인 사업신용보고기관의 보고를 위한 적절한 비용을 지불할 책임이 있으며 그 비용은 반환되지 않는다고 하고 있다. 등록기관으로 선정된 신청자는 등록기관위원회 양해각서(CORE-MoU)에 서명하여야 하며, 각 신청 자는 등록기관의 채택과정에서 발생하는 어떠한 분쟁이든 간에 IAHC에 의해 특정된 지역의 중재에 따라야 하며, 모든 자료를 공유하여야 한다고 한다. 3) WIPO의 주요 정책제안 ㉮ 도메인명 등록절차의 개선 현실세계의 권리자인 지적재산권자와 사이버세계의 권리자인 도메인명등록권자의 권리를 상호 부 합시키기 위하여 WIPO는 도메인명 등록절차를 보다 강화하여야 한다고 보고 있다. 그 핵심은 26 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 도메인명 등록신청자가 진실하고 정확한 정보를 제공하고 이정보에 대한 접근성을 보다 강화하여 야 한다는 것이다. WIPO는 이를 위하여 다음의 사항을 제안한다. 도메인명 등록 시 명시적 등록 계약(registration agreement)을 통해 성명, 국적, 우편번호, 지역 및 번지수가 포함된 상세주소, 이 메일주소(가능한 경우), 전화번호, 팩시밀리번호(가능한 경우), 기관의 경우 담당관의 성명 및 연 락처, 1차네임서버(호스트명, 넷주소), 2차네임서버(호스트명, 넷주소) 등을 적시하도록 한다. 도메인명등록계약에 ①등록신청자는 해당 도메인명이 타인의 지적재산권을 침해하지 않는 것임 을 확인하며, 자신이 제공하는 정보가 진실되며 정확함을 확인한다는 내용, ②해당정보에 대하여 지적재산권보호를 위한 기본목적 이외의 용도로 사용하지 않는다는 내용, ③허위정보를 제공하거 나 확인불가능 정보를 제공하였을 경우 등록기관에서 등록을 취소할 수 있다는 내용, ④분쟁의 경우 특정법원으로 관할을 지정할 수 있으며 대체 분쟁해결 수단(조정이나 중재 등)을 통해 해결 받을 수 있다는 내용 등을 포함한다. 도메인 네임은 등록료를 지불하여야만 효력이 발생하며 유 효기간을 설정하여 기간만료이전에 재등록을 하여야만 계속 유효하도록 한다. 기한 내에 재등록 하지 않으면 등록을 취소한다. 상표권 데이터베이스를 통하여 이에 대한 사전검색을 자발적으로 하더라도 상표권 사전검색을 등 록조건으로는 하지 않는다. 등록도메인명에 대한 검색데이터베이스를 구축한다. 4) 분쟁해결 절차의 개선 국가간 소송관할 및 등록기관의 분쟁해결에 대한 논의는 그동안 인터넷도메인명과 관련하여 끊임없 이 제기되었는데 WIPO는 다음과 같은 방안을 제시한다. ㉮ 소송 소송이외의 방법으로 분쟁해결을 시도한 경우라 하더라도 소송에서의 당사자적격에는 지장이 없다. 그 리고 도메인명과 관련한 소송관할은 등록계약에 따라 등록신청자의 주소지국가의 관할법원과 등록기관 소재지국가의 관할법원으로 한다. 이 경우 국가는 파리협정이나 TRIPS협약의 조약국이어야 한다. ㉯ 조정(arbitration) 등록계약에서 규정하는 경우 선택적으로 도메인명 관련조정(arbitration)을 할 수 있으며, 이때 조 정절차는 등록계약에서 별도로 규정하는 경우에는 온라인(on-line)을 통해서할 수 있다. ㉰ 등록기관에 의한 직권분쟁해결절차(Uniform dispute-resolution procedure) 등록기관에 의한 직권분쟁해결절차는 DNS에 한하여 적용되며, ICANN으로부터 적법한 계약을 통해 등록기관으로 선정된 경우로서 등록계약에 반영하여야 한다. 등록계약에는 등록신청자가 직권분쟁 해결절차를 통해 도메인명 관련분쟁을 해결할 수 있음을 명 시하여야 한다. 직권분쟁해결 위임조항은 도메인명과 관련된 지적재산권 관련분쟁의 해결에도 적 용되어야 한다. 직권분쟁해결절차에 의한 권리구제는 도메인 등록의 정지(suspension), 취소 (cancellation), 제3자에 의한 변경(transfer), 분쟁해결 비용의 분배에 한한다. 직권분쟁해결절차는 소송에는 영향을 미치지 아니하며 직권분쟁 해결절차가 종료된 후라도 당사 자는 법원에 소송을 제기할 수 있으며 이 경우 법원의 판결은 직권분쟁해결절차에 의한 결정에 우선한다. 직권분쟁해결절차 신청에 대한 기각여부 결정은 절차개시 일주일이내에 하여야하며, 최종결정은 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 27 프랜차이즈 경영가이드 총서 2개월 이내에 하여야 한다. 직권분쟁해결절차의 심판부는 단독심판부(a single decision-maker)로 한다. 다만, 당사자간에 합의부(three decision-makers)로 약정한 경우에는 그에 따른다. 직권분쟁 해결절차에서 등록기관은 직권분쟁해결정책에 따라 결정을 내려야하며 등록계약에는 분쟁개시절차 및 결정에 대한 승복규정을 넣고 직권분쟁해결절차에서의 결정은 web-site를 통해 공개한다. 5) 주지저명상표(famous and well-known marks)의 공개최상위도메인명(open Top Level Domain Name) 사용배제 WIPO는 저명상표에 대한 지적재산권을 보호하기 위한 국제적 노력을 강조하면서 이에 대한 악의적 최상위도메인명 등록을 방지하고 주지저명상표권자의 권리를 보호하기 위하여 다음의 사항을 제안한 다. ICANN은 주지저명상표에 대한 공개최상위도메인명 사용배제등록 체계를 별도로 수립하여야 하며 등록기관은 적법계약에 따라 이 절차를 적용하여야 한다. 공개최상위도메인명 사용배제등록 신청 및 결정사항을 대표웹사이트(centralized web site)를 통하여 공개한다. 신청에 대한 결정을 내리기 위하여 능력을 갖춘 심판관(well-qualified decision-makers )의 명단을 공개하고 이 전문가 중에서 3인의 특별심판관(ad hoc panels)을 임명한다. 절차에 이해관계있는 제3자 의 참여를 인정한다. 심판관 임명에는 당사자의 참여를 배제하고 중앙집권적으로 절차를 진행한다. 주 지저명상표에 대한 도메인명 사용배제등록에 관한 등록기관의 결정은 해당국의 산업재산권관련 행정기 관의 결정이나 법원의 판결에 영향을 미치지 아니한다. 제11절 프랜차이즈 상표권침해에 대한 사례 [판례] 1. 사건표시 : 던킨 도너츠 사례 2. 판결요지 텍사스에 던킨도너츠의 가맹점이 4개의 “Donkin Donas”라는 도넛츠 가게를 멕시코에 열었다. 법원 은 Dunkin's Donut's 의 상표위반을 인정했고 3배의 손해, 변호사 선임비, 소송비용 모두를 배상하라 고 판결했다. [관련 법률지식] 3. 상표침해 및 구제방법 가. 등록 및 효력 1) 주 등록 주 등록은 모든 주에서 쉽고, 빠르고, 저렴하게 이용할 수 있지만 대부분의 주에서는 가치가 없다. 28 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 주 등록은 “상업에서” 라는 드문 상황에서 연방 등록을 위한 각주간의 상업을 만족시킬 수 없는 지역 적 사업에서 종종 이용된다. 대부분의 주에서 현실적인 권리를 이러한 등록에 의해 거의 획득되어지지 못한다. 왜냐하면 모든 사람의 이익은 사람이 증명할 수 있는 모든 보통법의 권리이기 때문이다. 그러 나 몇몇의 주에서는 텍사스와 메사추세츠와 같이 그들의 상황에서 추정적인 규정을 가지고 있다. 주 등록을 획득하는 것은 상표를 사용하는 다른 잠재적인 사용자에게 경고를 함으로써 사업을 시작하기 위한 권리를 가장 쉽게 획득할 수 있는 방법이다. 그러나 연방등록을 위한 실용성은 명백히 더 나은 선택이며 주 등록은 불필요하다. 2) 연방 등록의 이익 연방 등록은 보통법에 의해 제공되는 권리의 강화와 추가적인 권리를 부여함으로써 중요한 이익을 준 다. 현실적이고 절차상의 이점은 타당한 연방등록 특히 프랜차이즈와 같은 사업확장을 통해 획득한다. 3) 체계적인 사실 연방 등록은 등록의 날짜로부터 등록자의 소유권을 모든 사람에게 주장할 수 있는 추정적인 사실을 제공한다. 등록은 세력범위에 대하여 논쟁이 확장된다면 그 상표를 사실상 사용할 수 없는 나라일지라 도 뛰어난 권리를 부여한다. 4) 효력과 소유권의 가능성 등록은 등록된 상표의 유효성의 제일의 표면상의 증거이고 전국적인 상업에 있어서 상표를 사용하기 위한 등록자의 배타적인 권리의 제일의 표면상의 증거이다. 5) 체계적인 사용 일단 등록이 발효되면, 등록자에게는 그 나라의 추정적인 날짜로부터 분류하기 위한 자격이 주어진 다. 6) 연방법원의 판결 등록은 연방법원에서 손해의 양 혹은 사회성의 차이점에도 불구하고 침해 주장을 위하여 판결을 제 공한다. 7) 명백함 상표가 등록 후 5년동안 계속해서 사용된 후에는 등록자들은 그 상표를 논쟁의 여지가 없이 주장할 수 있도록 해준다. 이러한 관점에서 상표를 사용하기 위한 유효성과 배타적인 권리의 제일의 표면상의 증거는 결정적인 증거가 된다. 등록 후 5년 동안 이용할 수 없는 중요한 확정적인 근거는 상표는 단순 히 기술적이고 부차적인 의미는 없으며 등록자는 상표의 우선적인 사용자가 아니라는 것이다. 등록이 부정적으로 획득하고 상표는 등록되지 않고 상표는 버려지는 것처럼 또 다른 변호는 늘 이용된다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 29 프랜차이즈 경영가이드 총서 나. 구제방법 Lanham법은 금지명령, 손해, 피고의 이익, 3배의 손해, 위반조항의 파괴, 비용, 변호사 선임비용을 포함한 위반 침해를 위한 다양한 구제책을 제공한다. 1) 침해 조항의 중요성에 대항한 금지명령 연방 등록은 등록된 상표를 파는 조항의 독단적인 중요성을 제명하는 U.S Customs Service의 기초 이다. 2) 위조상표에 대항한 특별한 구제방법 등록은 압류명령을 위한 기초이며 상표의 일체성 혹은 대체로 등록된 상표로부터 구별할 수 없는 위 조상표 사용에 있어서 특별한 형사법적 사회적 구속력을 위한 기초이다. 3) 등록 상징 오직 연방적인 등록된 상표는 사실상 등록의 인식을 다른 사람에게 주기 위해 Ⓡ로 나타낸다. 등록 자가 그런 인식을 주는데 실패한다면 Lanham 법에 의해 침해행위에 관해 이익과 손해를 회복하는데 불가능하게 될 것이다. 그렇지 않으면 피고는 사실상 등록의 지식을 가지게 된다. 다. 연방 등록의 획득 연방적인 상표의 등록을 위한 기초에 따르면 두가지 옵션을 이용할 수 있다. 1) 상표가 각주간의 상업에 있어서 상품을 선적하고 서비스를 이용하게 되어 진다면 지원서는 상업 에 있어서 사실상 상표의 기초를 충족시켜야 한다. 2) 상표가 각자간의 상업에 사용되지 않는다면, 지원서는 상표를 사용하기 위한 의향의 기초가 된다. 그러한 의향은 사업의 일반적인 과정에 있어서 상표를 사용하기 위한 “bona fide”로써 적격함에 틀림없다. 그리고 상표에 있어서 단순히 권리를 보호하는 것이 아니다. 게다가, 등록은 상표가 사 실상 사용되기까지 발효되지 않는다. 지원서를 사용하기 위한 의향이 완전히 반대되지 않는다면, PTO는 그 상표가 사실상 사용되고 있다는 것을 보여주기 위한 진술을 증명하기 위해 지원자에게 6개월간의 제한된 시간인 허락의 통지를 준다. 사용한다는 진술을 충족시키기 위한 제한된 시간 은 추가적인 6개월에서 최고 3년까지 확대된다. 등록이 기초가 되는 상업 조항의 사용의 법적인 요구에 만족시키는 것은 반드시 의회에 의해 제정되는 각 주간의 상업 혹은 다른 상업에 직접적 으로 영향을 미치는 사용이 되어야만 한다. 그 결과 지역적 레스토랑은 각주간의 상업이 될 것이 다. 예를 들어 한 지역의 레스토랑 “Bozo”의 상표는 “use in commerce” 요구를 만족시켜준다. 왜냐하면 Memphis 근처에 위치해 있고 그것은 세 개의 주로 구성되는 도시 지역에 위치에 있으 며, 다른 주로부터 종종 관광객들이 방문하게 때문이다. 1) 시험 지원은 정확한 법률적인 요구에 따라야만 한다. 사실상 사용에 기초한 지원은 상품과 서비스와 연결 30 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 되어 사용되고 있음을 보여주는 보기로 요구된다. 지원이 PTO에 합당하게 충족된 후에 시험 검사관은 등록에 부적절한(예를 들어 상표가 순전히 지리적 혹은 성 혹은 상표로서 너무 기능미만) 것이 없는가 를 심사하고 지원하는 동안 어떤 것이 먼저 등록한 것과의 어느 정도의 혼란이 있는지 없는지 검사한 다. 그래서 또 다른 단체의 사용은 다른 단체에 의해 어떠한 행위도 없이 등록을 막을 수 있다. 2) 이의 신청 일단 시험 검사관에 의해 승인되면, 상표에 있어서 이의신청을 충족시키기 위한 등록기회에 의해 손 상된 믿음을 어떤 단체에 주기 위해 PTO의 Official Gazette에 있어서 발포된다. 이의신청이 충족된다 면 발견을 포함한 각 단체들간의 행정적인 과정이 Trademark Trial과 Appeal Board 전에 확정된다. 원리면에 있어서 이의신청은 지위측면의 기초가 될 수 있으나 대부분의 경우에 있어서는 먼저 등록한( 혹은 종종 먼저 사용된) 상표와 함께 유사성의 혼란은 예견되어진다. 종종 이의신청 과정은 해결하기 위 해 수년이 걸리기도 한다. 3) 등록 지원이 사실상 사용의 기초가 되고 지원이 성공적인 도전이 되어지지 않는다면 상표는 Principal Register에 등록될 것이다. 지원이 미래에 상표로 사용될 의향이 있다면 PTO는 허가의 통지에 발효되 고 지원자는 상표를 사용하고 사용의 진술을 충족시킨 후 상표로 등록될 것이다. 등록은 10년의 기간 동안 발효되고 상표가 여전히 사용되는 것을 5번째 해 동안 지속된다면 등록자는 선서진술서로써 제 공될 것이다. 등록은 상표가 계속해서 사용되는 한 거의 10년이라는 추가적인 기간이 새롭게 될 것이 다. 2차적인 의미가 없기 때문에 아직 등록할 수 없는 기술적인 상표는 Supplement Register에 등록될 것이다. 그러나 그러한 등록은 보통법에서 이용함을 뛰어 넘어 현실적인 권리를 제공하지 않고 상표가 데이터베이스에 나타나는 사실 이외의 장점은 거의 없다. 그래서 새로운 상표를 분명하게 하고 나중에 충족된 지원서에 대항하여 시험 검사관에 의해 소환을 위해 이용될 것이다. 4) 취소 비록 이의신청이 충족되지 않거나 상표가 등록으로 나아가지 않더라도 이익단체는 그들이 이의신청 한 분야에서 상표를 취소시키기 위해 청원을 충족시키기 위해 등록 후 5년이 걸린다. 취소과정은 이의 신청 과정보다 훨씬 덜 자주 일어난다. 그럼에도 불구하고 등록과정에서 주의를 요한다. 5년 후 , 단순 히 취소를 위한 몇몇의 근거는 이용되도 주로 상표는 위조로 획득되고 버려지고 상품으로 등록되지 않는다. 5) 동시 사용 아직 선순위자에 의해 점유되지 않은 제한된 지리적 지역에서 등록의 현재 사용의 발행은 과정적인 면에서 드물게 호소된다. 전형적으로 대부분 같거나 유사한 상표로 권리를 배분받기 위해 사용되고 한 국가에서 지리적으로 분리된 지역의 다른 두개의 단체에 의해 사용되어진다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 31 프랜차이즈 경영가이드 총서 라. 상표 권리의 강화 1) 입법의 원인 입법의 다른 원인은 강화된 상표가 등록되거나 혹은 주나 연방 법이 발효된 경우와 같은 것에 의존 한다. 2) 연방적으로 등록된 상표의 침해행위 연방적으로 등록된 상표의 보유자는 연방법원이나 주 법원에 원고의 강요나 원고로부터 발생한 것으 로 생각함으로써 피고의 상품이나 서비스의 원천에 혼란을 일으킴으로써 중요한 소비자 수에 쉽게 야 기시키는 방법으로 어떤 사람이 상표를 사용하는 침해 행위를 고소할 수 있다. 3) 연방 부당경쟁 Lanham 법 43(a)의 일부는 침해행의 주장을 위해 연방법원에 訴를 제기하기 위해 등록되지 않은 상표 소유권자에게 보통법을 적용하고 있다. Lanham법에 의해 주어지는 등록의 이로움은 적용되지 않 지만 43(a)법 일부분에서 이용가능한 구제방안은 등록된 사표의 침해행위 구제방안과 동일하다. 물론 보통법 상표의 소유권자는 또한 주 법원에 訴를 제기할 수 있다. 4) 1984년 연방 상표 위조에 관한 법 1984년 Lanham법의 개정안은 위조에 관하여 형사법적 제재와 함께 금전상의 구제방안과 압류명령 을 상세히 하는 것을 추구하는 활동의 원인을 제공한다. 5) 주 보통법 주는 상표 침해행위에 관한 법안의 원인을 주는 그들 자신의 보통법을 발전시켰다. 주 보통법은 상 표면의 침해행위, 부정유용, 잘못된 광고, 오명, 실질적인 가치저하, 기타 등등에 대항한 법안의 원인을 제공하는 여러가지 부당경쟁 이론을 발전시켰다. 이러한 법안은 전형적으로 Lanham법의 법안에 기초 하였으며 연방법원에서 유용되었다. 6) 다양한 성문법 대다수의 주에서는 주 상표등록 지위에 관한 입법을 하였으나 그들은 일반적으로 거의 현실적인 이 로움은 가져다주지 못하였다. 7) 성문법의 실질적인 가치저하 만약 “베스킨 라빈스” 상표로 오븐 클리너를 판매한다면 어떻게 될까? “코닥”상표로 도넛츠를 판매 한다면? 비록 그러한 사용이 아마도 전형적으로 혼동과 유사한 상표의 침해행위를 만족시키지는 않지 만 그러한 서비스와 상표의 비경쟁적 사용은 특수성과 독창성을 서서히 손상시킴으로써 유명한 상표의 실질적인 가치저하를 가져온 것이다. 이러한 또다른 상품의 저작권 침해를 막기 위해서 대다수의 주에 서는 특별한 실질적 가치저하 법규를 채택하게 된다. 비록 전형적으로 이러한 법규에 의해 명쾌하게 32 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 요구되어지진 않지만 대부분의 법원은 그러한 주 법규의 실질적인 가치저하에 대항한 보호는 오직 강 하고 현실적인 유명한 상표를 이용하는 것이라고 주장한다. 많은 주에서 그러한 보호를 제공하지 않는 사실뿐만 아니라 이러한 많은 법규에 있어 모호한 용어의 일치하지 않는 법률적 해석(설명)의 구제를 위하여 1995년 The Federal Tradmark Dilutier Action은 효과적으로 1996년 1월 16일 Lamham 법의 43(c)부분과 1125(c)부분을 추가하였다. 이 법안은 상표의 소유권자가 연방등록 혼동과 유사함 혹은 경쟁의 존재 없음에 상관없이 상표의 구별할 수 있는 특질을 가치저하하는 유명한 상표의 인정되지 않는 사용을 위한 입법의 원인을 창조한다. 그래서 “유명”(이러한 결정에 따르는 많은 요소의 법규 목 록)이라고 판단되는 상표는 서비스와 상품과 관련이 없는 상표의 또다른 사용에 대응하며 보호되어진 다. 이것이 상표보호의 강력한 도구인 반면, 많은 상표가 그것들이 별명, 거리명, 혹은 현혹시키는, 혹 은 다른 사람이 관련되지 않은 분야에서 사용할 자격이 있는 일반적 용어를 포함한 이후로 실질적인 가치저하를 보호하기 위한 특별한 특성이 없음에도 불구하고 꽤 잘 알려진 체인점으로 인정된다. 법원 은 이러한 제거의 형태를 추구하기 위해 상표 소유권자에 의해 증명의 큰 부담을 요구한다고 추정된 다. 주의 현혹시키는 상표사용에관한법은 주 보통법 아래 발달된 어떤 부당경쟁 이론을 성문화 한다. 주 의 위조금지에관한법규는 Lamham 법을 수정하며 1984년 연방상표위조에관한법의제정이후 그 중요성을 크게 상실하였다. 그러나 주의 대부분은 최근에 대략적으로 위조금지법을 제정하였다. 마. 침해행위의 증명 연방상표침해행위에관한법규의 발생에 요구되는 5가지 요소는 다음과 같다. (1)등록된 상표의 복제 품, 복사품 혹은 다양한 모제품의 사용, (2)상업적인 면에서 판매와 관련된 접촉, (3)제품 판매 제공, 배분, (4)어떤 상품, 서비스의 광고 (5)혼란을 야기, 실수, 혹은 제품, 서비스의 재료로써 사기로 판단되 기 쉬운 것 관계상으로 볼 때 (2),(3)의 요소 그리고 (4)의 요소를 논쟁의 면에 있어서는 매우 드물다. 다른 요소들은 상표의 유사성에 의해 혼란을 일으키기 쉬운 “분명한 이성적 구매자”의 질문과 결합한 다. 혼동의 유사성은 보통법과 연방 상표 침해행위 사이의 시험이고 외관상의 유사성, 발음성, 상표 의 미의 유사성을 포함한 다양한 요소에 의해 결정된다. 제품 혹은 서비스의 접근, 사람들의 구매의 적절 한 분할의 유사성 고객의 교양, 상품과 서비스의 비용, 원고 상표의 강인성, 그리고 무역과 광고의 채 널의 유사성 혼동의 유사성을 증명하는 것은 충분하다. 그러나 사실상의 혼란의 중요성은 그것의 유사 성의 증명하기 위한 최고의 방법이다. 고객들이 아마도 두개의 같지 않지만 유사한 상표의 혼란을 일 으키는 것을 보여주는 고객조사는 혼동의 유사성을 증명하기 위해 사용되어진다. 이러한 결정은 매우 사실적이고 배심원들에게 질문이 되어진다. 그러나 실질적인 문제에 있어서, 상표 논쟁의 가장 대부분 의 것은 준비명령단계에서 결정된다. 혼란의 유사성에 관한 질문으로 법관에 의해 결정된다. 비록 피 고의 취지가 상표 침해행위에 관한 필요적 요소가 아닐지라도 혼동의 유사성의 매우 효과적인 증거로 이루어진다. 또다른 상표의 복제품에 관하여 다양한 법은 피고가 고객의 혼란을 참조하는 것을 일으킨 다. Kentucky bourbon에 있어 “Jim Beam”의 상표로 잘 알려진 소유권자가 아일랜드계의 완강한 “Beamish”를 사용하여 침해행위에 관하여 소를 제기한다면 어떠한 혼동의 유사성은 발견되지 않을 것 이다. 왜냐하면 포장이 다르고 라벨은 지리적 원산지가 다르며 bar의 다른 고객들은 bourbon과 맥주를 혼동을 일으키기가 쉽지 않다. bourbon 생산지는 맥주시장에 들어가는 것은 증거가 없다. 상품은 사실 상의 혼동의 증거없이 아일랜드에서 동시에 존재하고 피고인에 의해 원고의 명성을 자본화하는 의향은 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 33 프랜차이즈 경영가이드 총서 전혀없다. 부당경쟁 혹은 미등록 상표의 침해행위, Lanham법의 43(a)의 일부분중 상표 dress의 침해행 위의 결정의 요점은 일반적으로 피고의 사용이 잘못 되었거나 혹은 입회, 접촉, 제휴, 원산지, 상품과 서비스의 후원자에 관해 혼동의 원인이 된다는 것이다. 바. 구제방법 법원은 상표 침해행위에 관하여 다양한 형태의 구제방법을 명령하고 있다. 1) 강제명령 상표침해 행위의 대부분 제거는 상표의 인정되지 않은 사용을 계속하는 침해자를 막기 위해 강제명 령으로 한다. 법원은 또한 침해자에게 수정한 광고를 방송하게 하고, 시장으로부터의 철수와, 침해제품 의 파괴 등을 명령한다. 법원은 예비적인 명령과 일시적으로 소송기간동안 상표 소유권자를 보호하기 위하여 구금명령을 주기도 한다. 2) 금전적 배상 하나 혹은 그 이상의 금전적 배상은 연방적으로 등록된 상표의 침해행위에 관하여 Lanham법에 의 해 구제되고 미등록 상표는 43(a)의 일부에 의해 구제된다. 상품의 품질과 판매의 손해로부터 발생하 는 원고의 사실상 손해는 회복되지만 양을 측정하기는 어렵다. 상표변화에 실패하는 것을 수반한 경우 에 있어서는 법원은 잃어버린 로얄티가 보상의 기초가 된다고 판단하고 있다. 피고의 이익은 침해행위 가 고의이거나 피고의 부당이득이 인정되는 경우에 인정된다. 법원은 사실상의 손해에 기초하여 배상 의 증가나 감소의 결정권이나 혹은 법원이 만약 피고가 이득을 얻게 되고 원고의 타당한 배상을 찾게 되지 못하면 법원이 찾게 된다. 이러한 규칙에 따라 원고의 승소는 소송의 모든 비용을 보상받게 될 자격이 있다. 변호사 선임비는 오직 추가적인 경우에 승소측에 주어진다. 최근의 사건의 경우에 있어 서 침해품목의 몰수와 파괴 혹은 그것을 만드는 도구는 법원에 의해 강제명령 된다. 법원은 다른 단체 에게 합병을 포기하라는 뜻을 부과한다. 등록된 상표 수반과 함께 법원은 등록의 취소나 수정하라는 명령을 한다. 그러나 취소는 원고의 유일한 추구가 아니다. 만약 그렇다면 취소과정은 법원보다 PTO 가 하는 것이 더 낫다. 끝으로 형사법적인 제재가 부과된다. 위조상품을 제조한 경우에는 5년이상의 징역과 25만불의 벌금이 부과된다. 사. 상표의 단속 총 지점장은 끊임없이 동일한 미등록 사용에 대항하여 시장이나 거래관계에 대하여 조사하거나 상표 의 심각한 약화를 피하기 위하여 조사해야 한다. 가치있는 상표는 즉시, 부지런히, 활기있게 단속되어 져야 한다. 그렇게 하는 것이 실패한다면 법적 보호범위가 줄어들게 되고, 잠재적으로 상표의 보호가 불가능해지며 상표의 기술적 포기가 이루어지게 된다. 더욱 많은 사람들이 유사한 상표에 노출되면 될 수록 총지점장의 상표가 독특한 특성의 상징으로 의존되는 것은 불가능해진다. 그러한 견해에 따르면 그런 상표의 가치가 줄어들면서 상표의 단속은 불가능해지고 계약의 위반이 된다. 총지점장은 자신의 프랜차이즈가 다른 상표의 권리에 침해하지 않는다고 확신한다. 34 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 아. 상표와 프랜차이즈와의 관계 상표면허는 일반적으로 프랜차이즈 관계에서의 핵이다. 상표사용의 면허는 유니폼을 다시 만들고 기준 의 특성화하는 사업의 일부가 된다. 상표면허의 필요와 임무는 프랜차이즈 시스템에 의존하고 있다. 1) 상표면허가 팔요할 때 상표면허는 프랜차이즈 업체가 제품을 제조하거나 누군가에게 상표 소유권자로부터 물건을 판매한다 면 반드시 필요하다. 또한 프랜차이즈 업체가 상표 소유권자로부터 면허를 이용한 서비스(예를 들어 프랜차이즈 시스템처럼)를 수행한다면 반드시 필요하다. 제12절 상표 관련 사례 [판례] 1. 사건표시 : 헤롯즈(Harrods) 사건 2. 판결요지 이 사건은 영국에서 발생한 사건인데 영국 최대 백화점인 헤롯즈(Harrods)사는 InterNIC에 자사 상 표가 포함된「www.harrods.com」라는 도메인 네임을 미첼 로리에가 소유하고 있다는 사실을 확인하 고, 미첼 로리에를 상대로 상표권 침해 및 부정경쟁방지법위반으로 영국법원에 제소한 사건이다. 영국법원은 헤롯즈사가 상표권을 가지고 있는 ‘harrods’라는 상표를 도메인 네임에 이용한 미첼 로리 에의 행위는 상표권침해및부정경쟁방지법 위반행위에 해당된다고 보아 해당 도메인 네임을 반환할 것 을 결정하며, 상표권은 인터넷 등 가상공동체에서도 보호되어야 한다고 판시하였다. 3. 평석 가. 상품이름(마크)의 선택 1) 알맞은 이름을 고르는데 있어서 알맞은 상품이름(이하 마크)를 선택하는 것은 프랜차이즈 사업의 성공에 있어서 중요한 작용을 한다. 마크는 특정한 프랜차이즈의 성격, 캐릭터의 중심이어서 그 사업의 가장 가치있는 자산이 될 수 있다. 그러나 그 과정이 자주 사업가들에게 그 중요성 만큼의 관심을 받지 못하고 있다. 2) 합법적 보호를 받을 수 있는 마크 첫번째로, 마크는 합법적으로 보호받을 수 있고 접수 가능한 것이어야 한다. 합법적이지 않은 마크를 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 35 프랜차이즈 경영가이드 총서 고를 경우 소송제기나 광고비 초과의 결과를 가져올 수 있고, 또한 그 이름으로 새로운 상품이 나오거 나 다른 나라에 그 상품이 수출될 경우, 그 이름을 쓰지 못하는 일이 발생할 수 있다. 마크를 선택하 는 카운슬(담당자)들은 이런 경우를 염두에 두고 합법적인 마크를 고르는데 각별히 신경을 써야 한다. 3) 시장을 공략할 수 있고 관심을 끄는 마크 합법적인 마크를 선택하는 것 외에 또한 마크는 모든 광고나 다른점에 있어서도 적합한 것이어야 한 다. 기억하고 발음하기 쉬워야 하고, 영어 또는 다른 외국어라도 숨은 다른 뜻이 있는 단어여서는 안 된다. 4) 확장가능성이 있는 마크 마크를 정할때는 미래 지리적 확장보급이나 새로운 종류의 상품이나(그 이름으로 생산될) 서비스에 있어서 같은 이름의 사용여부도 염두해 두어야 한다. 나중에 다른 생산품에 적용될 것을 생각해 볼 때 현재의 생산품의 본질을 묘사하는 이름은 적합하지 않다. 이럴 경우 owner(생산자)는 다른 상품이 나 올 때마다 새 이름을 지어야 하고 트레이드마크로서 얻을 수 있는 이득도 잃게 된다. 선택된 마크가, 목표하는 세계시장에 적합하고 합법적인지도 신중히 고려해야 한다. 각 나라마다 다른 조건을 필요로 하는 트레이드 마크에 관한 법이 있기 때문이다. 사람의 성(이름), 지방이름, 또 공식적이거나 종교적 인 뜻을 내포하고 있는 단어들은 외국에서 문제를 일으킬 가능성이 있다. 설사 한 마크가 외국에서도 합법적으로 보호받을 수 있고 접수 가능한 것이라 해도 문화적인 이유나 불쾌한 느낌을 준다는 이유 로 다른 나라들로 부터 거부당할 수도 있다. (예를 들면, 열대지방에 위치한 나라에서는 “Banana Republic” - 바나나 공화국이라는 이름이 거부감을 가져올 수도 있다.) 특정한 마크가 외국에서는 표면과 다른 뜻을 가지고 있거나 사회적으로 받아들여질 수 없는 의미가 부여된 것일 수도 있다. 예를 들어, “Nova”라는 자동차이름은 서반아어를 사용하는 나라에서는 “가지 않는다”라는 뜻으로 사용되는 단어이다. 외국어로 해석 될 때, 마크는 그 마크를 만든 사람이 전달하 려는 메세지를 잃을 수도 있고 혹은 안좋은 뜻으로 해석되기도 한다. (예를 들면 “Coppertone”(구리빛) 은 이태리에서 사용되기는 하지만 사실 이태리어로는 “선탠”이라는 뜻이 아니라 “자동차 타이어”라는 뜻이다.) “Whirlpool”같은 마크도 영어가 모국어가 아닌 사람들에게는 발음하기도 어렵고 스펠링을 기억하기 도 까다로운 이름이다. 5) 마크는 합법적보호가 가능하고 접수 가능한 것이어야 한다. 트레이드마크 법 아래 보호되려면, 마크는 독특해야 한다. 독특하다는 뜻은, 마크가 다른 경쟁회사들 로부터 구별되고 그 이름을 들었을때 그 상품을 떠올릴 수 있을만큼의 인지도가 있어야 한다는 뜻이다. 마크들의 독특함을 분석하기 위해 마크들은 “spectrum of distinctiveness”라는 잣대위에 올려진다. 6) 타고난 고유의 독특함을 가진 마크들 이런 종류의 마크들은 그 이름들이 시장에 나오는 순간 합법적 보호를 받고 등기가 가능하게 된다. 아래의 종류들이 고유의 독특함을 지닌 마크들이다. 36 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 ㉮ 기발한 마크들 이 마크들은 원래 있는 단어들이 아니라 특정상품을 위해 만들어진 단어들로 특정상품을 가리키 는 것 외에는 다른 뜻이 없다. (예를 들면 “Kodak” 이나 “Exxon”). ㉯ 임의적이고 독단적인 마크들. 이 마크들은 원래 사전적인 의미를 가지고 있는 단어들이지만 생산품과는 아무런 관계가 없는 단어들이다. (예를 들면 피자체인점 이름인 “Domino's”와 컴퓨터 회사인 “Apple”) ㉰ 암시적인 마크들. 이 마크들은 관념, 상상, 또는 생산품이 나타내야 할 특징과 관계되는 지각력을 요구한다. (예를 들어 선탠오일 이름인 “Coppertone”(구리빛색)이나 레스토랑 이름 “Cork'N Cleaver”) 암시적인 마크들은 인기가 있다. 왜냐하면 그 이름들은 타고난 고유의 독창성이 있다고 판단되어 지기 때문이다. 그 마크들은 각 상품 또는 서비스업에 대한 정보를 주기 때문에 시장에서 홍보도 구로서의 역할도 충족한다. 이러한 조건들을 만족시키기 때문에 이 마크들은 그 마크들이 가진 2 차적인 의미를 따지지 않고 바로 법아래 보호를 받고 등기 가능하게 된다. 7) 묘사적인 마크들 독특한 마크들과는 대조적으로 묘사적인 마크들은 대부분 독창적이지 않다고 여겨지고 그러므로 트 레이드 마크로서 법의 보호를 받지 못한다. 묘사적인 마크들은 (1) 말이나 그림으로 상품의 목적, 기 능, 품질, 사이즈, 내용물, 성질, 사용자에 대한 설명, 효과등을 너무 자세히 설명하고, (2) 그 상품이나 서비스업이 시작된 장소를 묘사하거나, (3) 사람의 성(이름)을 따라 지어진 이름들을 포함한다. 만약 설명이 정확하지 않다면, 그 마크는 눈속임이 보이는 잘못된 묘사로 간주된다. 그러므로 이런 종류의 마크들은 독창적이지 않고 그래서 그 사용에 있어서 2차적인 구별되는 의미가 설명되지 않는 한 법적 인 보호를 받기 어렵고 등기가능여부도 불투명하다. (예를 들어, 햄버거 브랜드 “Giant Hamburgers”(거 인 햄버거), 벼룩잡는 회사 “Pestaway” - pest away를 줄임, 레스토랑 “Beef & Brew”, 안경점 “Vision Center”, 플로리다에 있는 은행이름 “First Southern Bank.”) 그렇지만 예외도 있다. 묘사적인(그리고 잘못된 설명적인)마크들도 폭넓게 쓰일수 있는 가능성이 있 고 소비자들이 상품과 연결지어 생각할 수 있는 적합한 광고효과가 있는 2차적인 의미가 있다면 독창 성을 인정받아 합법적이 될 수 있다. 단, 그 마크 본래의 뜻이나 마크로 쓰이는 사람의 성을 표면 그 대로 의미해서는 안된다. The Lanham Act section 2(f)에 보면 묘사적인 마크의 5년동안 지속적인 사용을 증명할 수 있으면 그 마크에 2차적인 의미의 증거(prima facie)로 인정해준다. 마크를 선택할 때, 묘사적인 마크들은 피 해야 한다. 왜냐하면 근본적으로 그런 마크들은 트레이드마크 법으로 보호되지 않고 그러므로 바로 등기 가능여부도 불투명하기 때문이다. 또한, 마크에 2차적인 의미를 부여하는 것도 어렵고, 돈이 많이 든다. 8) 보호받을 수 없는 단어들 다음 단어들은 마크로 쓰이는 것이 금지되어 있다. ㉮ 일반적인 이름들 이런 단어들은 같은 종류의 상품이 많은 시장 안에서 다른 회사들의 상품과 구 별될 수 없기때문에 마크가 될 수 없다. (예를 들어 “Discount Muffler”는 자동차 머플러 교체나 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 37 프랜차이즈 경영가이드 총서 수리를 일반적으로 칭하는 말) ㉯ 올바르지 않은 설명을 하는 단어들(소비자들을 눈속임하는)과 사실적이지 않은 관계를 암시하는 단어들, 상품과 전혀 관련이 없는 어떤 사람이나, 생물이나 혹은 죽은 물체, 또는 특정회사와 연 결지어 상품을 설명하는 경우 ㉰ 비도덕적이거나 스캔들의 우려가 있는 단어들과 국기나 군인복의 무늬는 사용 불가능하다. 9) 마크는 기능적이지 않은 것이어야 한다. 어떤 생산품의 사용목적에 빠져서는 안될 일부분이나 생산품의 질, 만드는 비용이 트레이드마크에 포함되어서는 안된다. 그렇지 않으면 생산자는 특허를 받지 않아도 합법적 경쟁을 제지하는 영구적인 독점력을 갖게 될 우려가 있기 때문이다. 10) 마크가 법적으로 사용가능한가? 선택된 마크는 이전의 마크사용자나 정부의 접수처, 다른 접수자로부터의 소송가능성이 없는 것이어 야 한다. 이미 등록된 마크와 너무 비슷하거나 아직 미결정이지만 접수된 이름이거나, 앞서서 비슷한 상품이나 서비스업에 사용되었던 이름은 등록신청이 힘들다. 또한, 거의 결정이 된(그러나 아직 완전히 등록이 끝나지 않은)이름과 헷갈릴 정도로 비슷하고, 또 접수자가 이름이 아직 미결정인데도 불구하고 등록이 끝난 것처럼 사용하는 경우, 원칙적으로 합법적 이지 않으므로 걸리게 된다. 결과적으로, 누구든지 이미 존재하는 마크를 카피하거나 비슷하게 만들면 안되므로, 마크를 선택하기 전에 비슷한 것이 벌써 등록되어 있는지 폭넓은 조사를 해야 한다. 나. 마크의 강점 마크가 독특하고, 특이하고 잘 알려진 것일수록, 더 “강점적인 것”으로 여겨진다. 마크가 강한 것일 수록 더욱 폭넓은 법의 보호를 받게 된다. 마크가 강한지 약한지는 3가지 면에서 판단된다. 1) 마크의 사용이 그 분야에서 얼마나 보편화 되었는가 소비자들은 “Star”, “Gold Medal”, 그리고 “Universal”같은 마크들이 이름과 연관없는 사업에 많이 쓰이고 있다는 것을 알고 있다. 그런 이름들은 그 이름이 가리키는 상품을 알아내기에는 약하다. 그러 나 비슷한 마크들이 시장에 많이 있을 때, 흡사한 이름들은 별로 구별되지 못한다. 그래서 약한 이름 으로 판단되고 그만큼 법의 보호도 좁아진다. 대체적으로 1~2자의 단어 혹은 숫자로 이루어진 마크 또 한 약한 이름으로 여겨진다. 2) 특정한 상품과 서비스에 관계된 마크가 얼마나 묘사적인가 마크가 묘사적일수록 독창성이 떨어지고 그래서 기발하거나 임의적인 마크들이 법적인 보호영역도 넓고 강점있는 마크로 인정된다. 암시적인 마크들을 중간정도의 강점을 가지고 있고 묘사적인 마크들 은 약한 것으로 간주된다. 38 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 3) 시장에서의 인지도와 명성 마크가 기발하고 독단적이어도 많이 팔리지 않는 품목이어서 홍보가 덜된 이유로 사람들에게 알려지 지 않은 경우가 있다. 많이 사용되고 광고된 후에는 묘사적인 마크라도 강하게 어필되는 마크가 될 수 있다. 예를 들어, “Kentucky Fried Chicken”(지방이름과 일반적으로 쓰이는 이름 사용) 그 고유의 상 품명으로서의 2차적 의미부여가 다른 약점들을 극복하고 성공한 경우다. 다른 예로, 치과 “McDental” 은 “McDonald”가 유명해지자 햄버거와 치과는 아무런 관련이 없음에도 불구하고 맥도날드를 따라 지 어진 이름이다. 4) 마크는 묘사적이 아닌, 독창성이 있어야 한다 마크를 선택할 때, 마케팅 사람들은 종종 묘사적인 이름들이 소비자들에게 상품에 대한 정보를 주기 때문에 더 좋은 이름이 될 것이라고 생각한다. 그러나 그러한 이름들이 독창성이 결여되기 때문에 법 적으로는 보호받기가 어렵다. 그러므로 이러한 약점이 있는 마크의 주인은 사람들에게 그 마크가 2차 적인, 다른 것과 구별되는 의미가 있다는 것을 알리기 위해 마케팅과 홍보에 많은 투자를 해야 한다. 반면에, 기발하고 독단적인 마크들은 그대로 독창성이 있고 강점이 있으나, 소비자들에게 상품에 대 해서 전하는 메시지는 미세하거나 아예 없으므로, 소비자들에게 마크와 상품을 선전하기 위해 막대한 홍보비용을 들여야 한다. 이러한 2가지 경우의 딜레마에 빠지지 않기 위해서는 극단적인 마크는 피하 고 소비자들의 호기심을 자극하고 또 상품에 대해서도 부분적인 정보를 주는 마크를 선택해야 한다. 5) 묘사적인 말은 피하라 간단한 철자 바꿈도 허용되지 않는다. 특히, 그러한 철자 바꿈이 묘사적인 단어의 발음과 같은 경우 (예를 들어 “Nite” for “night” - 발음이 같음) 그러나, 미니 머핀, “Muff-Funs”는 등록이 가능했다. 왜 냐하면 이 이름은 그냥 머핀을 설명하기 위해 철자를 바꾼 것이 아니라 “머핀”과 “재미”라는 다른 뜻 의 두 단어가 합쳐져서 새로운 의미를 주기 때문이다. 또 묘사적인 말을 외국어로 해석하는 경우도 효과적이지 않다. (예를 들어 “Saporito”는 이태리어로 “맛있는”이라는 뜻이다) 그렇지만 외국어와 영어를 합쳐서 만든 단어들은 암시적으로 효과적일 수 있 다. (예를 들어 “Le Crystal Nature”") 마크를 고르는 일은 제품에 대해 너무 자세하게 설명하지 않으면서 소비자의 호기심을 발동시키는 메시지를 만드는 창조적인 과정이다. 독창성이 약한 마크에 2차적인 의미를 부여하는데 투자하는 것보 다, 독창성이 뛰어나고 독단적인 마크를 사람들에게 인지시키는데 자본을 투자하는 것이 훨씬 낫다. 창조적인 마크들은 관련된 다른 이름을 만드는데도 도움이 된다. (예를 들어 “Kodak”, “Kodacolor”, “Kodachrome”) 나아가서 하나의 강점적인 마크가 시장에서 인정받은 후에는 그 이름이 새로운 생산 품이 나올 때 마다 다른 생산품을 홍보할 수 있는 도구가 되고 광고비용도 줄고, 다른 회사에서 이미 사용되고 있는 이름일까봐 염려할 필요도 없게 된다. 묘사적인 약점을 가지고 있는 마크들은 다른 회 사가 이미 사용하고 있는 이름들일 가능성이 높고 그래서 법적인 보호를 받기 어렵다. 마크로서의 약 점을 가지고 있는 맥도날드나 Kentucky Friend Chicken은 극한 예외라 할 수 있다. 그렇지만 항상 Mr. Eastman처럼 “Kodak”같은 단어를 창조해내야 하는 것은 아니다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 39 프랜차이즈 경영가이드 총서 6) 지방이름은 피하라 지방이름은 특히, 그 지방에서 그 생산품이 나기로 유명한 곳이라면, 약점을 가진 마크가 된다. 그렇 지만, 만약 그 지방이 그 상품으로 알려지지 않은 곳이라면 법적 보호를 받을 수 있다. 예를 들어 크림 치즈 회사 “Philadelphia”는 그 지방이 치즈로 유명하지 않은데, 그곳에서 치즈생산을 시작함으로써 유명 해질 수 있었다. 7) 사람의 성은 피하라 사람의 성은 너무 흔해서 이미 다른 지방에서 쓰이고 있을 확률이 높다. 또한 이러한 이름들은 까다 로운 국제법에 걸릴 가능성도 높다. 8) 암시적인 마크들이 대부분 성공적이다. 암시적인 마크들은 묘사하는 대신 관련상품이나 서비스업을 링크하는 힌트를 제시한다. 묘사적인 마 크와 암시적인 마크를 구분하는 것은 까다롭다. 암시적인 마크들은 상상력, 관념, 견해를 포함한 것이 어야 묘사적인 것과 구분되어 인정받는다. 만약 마크를 만드는 사람이 상품에 대해 쓰는 단어가 다른 경쟁자들도 사용하는 단어라면 그것은 묘사적인 단어임에 틀림없다. 9) 생산품의 일반적인 이름과 트레이드마크를 동시에 공식화하라 시간이 지남에 따라 어떤 마크들은 일반적인 이름이 되어 더 이상 트레이드마크로서 보호되지 않고 등록여부를 따지지 않고 모두가 쓸 수 있는 이름이 되어버리는 경우가 실제로도 종종 있다. 예를 들어 “Cellophane” “Aspirin” “Bscalator”는 한때는 특별한 트레이드 마크였다. 새 생산품이 나왔을 때 트레 이드마크와 그 생산품을 일컫는 일반적인 이름을 동시에 광고하는 것이 다른 경쟁회사들이 그 일반적 인 이름을 사용하는 것을 방지하는데도 도움이 되고, ownership을 확보하는데도 좋다. 처음 Bayer에서 “Aspirin”이라는 상품이 나왔을 때 일반적인 이름은 “acetyl salicylic acid”라는 사람들이 기억하기 어 려운 것밖에 없었다. 그래서 Bayer의 “Aspirin”이 사람들에게 널리 쓰이는 이름이 되었다. 다. 마크의 통관수속 1) 조사과정 마크의 채용비용 부담, 그 마크의 사용준비과정, 트레이드마크로서의 등록여부를 따지기 전에 그 마크 를 정말 사용할 수 있는지 여부에 대한 깊은 조사가 필요하다. 등록이 된 마크인지, PTO에 특허신청이 들어간 마크인지, 해당 주의 트레이드마크청에 등록이 되었는지, 마크가 사용되고 있으나 등록이 되지 않은 것인지(common-law marks) 일일이 따져봐야 한다. 비슷한 조사과정이 미국 밖에서도 이루어져야 한다. 어떠한 마크가 법적으로 사용가능한지, 특히 서비스업일 경우, 알아내는 과정은 불확실함과 불완 전함으로 가득 차 있다. 그러므로 트레이드마크 분야의 전문가의 충고를 받는 것이 바람직하다. 2) 조사전에 생각해야 할 사항들 ㉮ 예상 소요시간 : “급하게 하면 낭비하게 된다” 40 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 조사과정에 많은 시간이 소요되는 건 사실이지만, 미래에 지출될 비용, 마크를 사용함으로써 있 을지도 모를 소송제기 때문에 지체될 수 있는 시간 등등을 생각해서, 소요시간 사용을 잘해야 한 다. 이러한 조사과정에 컴퓨터를 사용할 수 있게 됨으로써 시간을 많이 절약할 수 있게 되었다. 그래도 시간을 여유롭게 잡아두고 조사를 시작하는 것이 좋다. 보통, 미국 안에서만 조사를 끝 내는데 적어도 1달이 걸리고, 국제적으로 조사를 끝내는데는 2달정도 걸린다. ㉯ 비용 : “현명하게 소비하기” ㉰ 조사과정에 드는 비용은 소송이나 광고, 패키지 디자인에 투자되는 비용에 비하면 아무것도 아니 다. 다른 곳에서 몇 백만불이 쓸데없이 나가는 것을 방지하는 단계로 볼 때, 이 조사 과정에서 몇천불을 아끼려고 하는 것은 어리석은 일이다. ㉱ 채택 : “너무 뻔한 것은 No” 마크가 좋은 것일수록 통관수속에 위험부담이 적다. 마크가 너무 뻔할수록 어디선가 누군가가 그 마크를 등록하지 않은 채로 이미 사용하고 있을 확률이 높다. 이 경우 조사과정에서 드러나지는 않게 된다. (등록되지 않았으므로). 예를 들어, 미국 안에 “Tony's pizza”라는 이름을 가진 곳은 이미 많을 것이다. ㉲ 빠지기 쉬운 오류 : “어떤 시스템도 완벽하지 않다.” 어떤 시스템이든지 오류 없이 완전한 것은 없다. 그러므로 나름의 조사를 한다고 해도, 어느 정 도 조사의 정확성이 완벽할 수 없음을 고객에게 인지시켜야한다. 3) 왜 조사를 하는가? ㉮ 조사의 의무 Lanham Act에 나와 있지 않지만, 또한 법정이 그것을 필수로 요하지는 않지만, 일부의 케이스들 은 트레이드마크 조사를 임의로 필수로 여기고 있다. 예를 들어, 새 마크를 전국적으로 런칭하 기 전에는 조사가 필수적이다. ㉯ 건설적 게시 Lanham Act section 22에 보면 연방정부 등록원은 마크의 소유권을 주장하는 것은 전국적으로 건설적인 게시라고 했다. 이것은 나중에 어떤 마크를 사용하려고 하는 사람이 전에 이미 그 마크 의 소유권이 다른 사람에게 있다는 것을 몰랐다고 해서 그 마크를 채용할 수 없음을 뜻한다. ㉰ 건설적인 사용 연방정부 등록원에 마크를 등록하는 것은 건설적인 사용을 허락한다. 등록함으로써 그 마크에 대 한 권리를 갖게 된다. 그러므로 특허등록은(1989년 11월 16일부터) 마크에 대한 모든 권리를 갖 게 되는 길이다. ㉱ 알아야 할 것과 피해야 할 의무 더 나중에 마크를 만드는 사람이 이미 현존하는 마크와 다르게 만들어야 할 의무가 있다. 등록과 정에서 이미 존재하는 마크와 비슷한 것은 새로 만드는 사람의 책임으로 전가된다. 어떤 한 마크 가 유명하다면, 새로운 신청자는 그 마크를 사용하고 있는 회사와 상관없는 상품이라도 그 마크 를 채용할 수 없다. 소비자들은 그 회사에서 스폰서를 하는 줄 착각할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 자동차 딜러 “Hallmark”와 카드회사인 “Hallmark”가 헷갈릴 수 있다. 제1장 지적재산권 위반사례 ❚ 41 프랜차이즈 경영가이드 총서 4) 좋은 비즈니스인지의 판단 조사를 하지 않거나, 잘못 되었거나 마쳐지지 않은 조사, 문제점을 해결하지 못한 조사들은 심각한 결과 를 초래할 수 있다. 마크의 사용 및 광고 중지, 피해, 이익을 읽거나 신용도 및 투자자를 읽을 수도 있다. 라. 완전한 조사 목록 1) PTO 조사 첫 번째 단계로 PTO에서 연방정부등록원과 특허청에 등록된 마크들을 확인해야 한다. 그래야 나아가서 더 들 수 있는 비용을 절약할 수 있다. 그러나 이 조사를 가지고는 최근의 등록 여 부를 알 수 없다. 왜냐하면 등록이 되어도 PTO기록에선 몇 달이 지나야 나타나기 때문이다. 그러므로 처음조사를 하고 9개월이 지나야 그 9개월 이전의 확실한 기록을 알 수 있다. 2) 주(state)의 등록 데이터베이스로 50개의 모든 주의 등록여부를 알 수 있고 각 지방의 common-law 권리도 확인할 수 있다. (단, Puerto Rico는 따로 조사해야 한다). 3) Common-law 마크들 미국 안에서, 트레이드마크 권리금은 common-law적인 사용과 법적 등록 두군데 모두에서 생긴다. 연방법이나 주(state)에 등록하는 것이나 둘 다 등록을 꼭 해야하는 것은 아니므로 등록하지 않은 사람 들은 데이터베이스에 나타나지 않는다. Common-law에서는, 마크를 처음 사용한 사람이 그 지역에서 또 그 명성이 알려진 지역에서 보호받을 수 있는 권리를 갖게 된다.(확장 가능 지역도 포함) 물론, 몇 천의 회사들이 제한된 지역에서 비즈니스를 하고 있고, 공식적인 서류가 없다고 해도 권리금을 얻는다. 연방법도 common-law권리를 무시할 수 없다. 어떤 마크를(common-law를 적용할 때) 먼저 사용한

사람이, 다음에 그 마크를 사용하려는 사람(연방법원에 등록이 되었다 하여도)을 해당지역에서 그 마크 를 사용하는 것을 막을 수 있다. (처음 마크를 사용한 사람보다 먼저 등록신청을 한 경우는 다르다.) 예를 들어, Whopper Burger라는 Texas의 San Antonio에 있는 레스토랑은 Burger King이 그 지역에 서 “Whopper”라는 이름을 쓰지 못하게 했다. 그 지역사람들이 그 이름을 전국적으로 쓰지는 않았지 만, 그 지역에서 먼저 사용하였으므로 그 회사가 그 마크를 사용하는 한 Burger King은 그 지역에서 “Whopper”라는 이름을 사용할 수 없다. 그러므로 연방과 주(state)의 조사를 마치더라도, 비슷하거나 같은 마크가(등록되지는 않았지만) 존재할 가능성은 있다. 그러한 마크들은 트레이드 디렉토리나 무역 출판물을 통해 확인할 수 있다. 또한, 전화나 무역 이름 리스트, 소송기록등도 사용할 수 있다. 그러나 이 조사들을 마치고도 완전히 같은 이름이 없음이 보장되지는 못한다. 마. 해로운 결과를 피하는 법 마크를 런칭하기 전에 모든 장애물을 없애는 것이 나중에 수습하는 것보다 훨씬 낫다. 이런 조사를 하지 않고 이미 존재하고 있을지도 모르는 마크를 사용하는 것은, 등록파기, 자격증 박 탈등의 결과를 초래할 수 있다. 42 ❚ 제1장 지적재산권 위반사례